한국지식재산연구원 웹진 2022년 7월

많은 기업들의 기여를 통해 개발되는 표준기술은 광범위하게 우리의 삶을 편리하고 풍요롭게 영위할 수 있도록 직간접적으로 기여한다.

이러한 표준 기술을 연구하고 해당 연구 결과를 표준기술로 채택시키는 기업은 그 기여의 반대급부로 다양한 혜택을 제공받을 수 있다. 대표적으로 제품개발 과정에서 본인 회사와 가장 친숙한 기술이 표준으로 채택되었을 때 제품 개발 비용을 절감하거나 제품 개발 속도를 더 빠르게 함으로써 기술 경쟁력을 더 높일 수 있고, 또 하나의 대표적인 혜택으로 이러한 표준기술이 특허로써 등록되었을 경우에는 해당 표준기술을 사용하는 기업들을 상대로 FRAND조건에 의해 로열티를 받을 수 있다는 것이다. 표준특허의 특성상 FRAND(Fair, Reasonable and Non-Discrimination) 조건에 의해 로열티를 받아야 하는데 세부적인 내용은 여기서는 논외로 하겠다.

FRAND조건에 의해 얼마나, 어떤 방식으로 로열티를 받는 것이 적정한지에 대해 많은 논란이 있고그러한 논란 때문에 많은 국가의 많은 법원에서 다양한 기업들과 표준특허권자들 사이에서 소송이 진행되었다. 물론 특허소송에서는 특허의 침해성과 무효성을 먼저 따지지만 로열티 Rate을 얼마로 할지도 가장 중요한 Issue가 된다.

기본적으로 표준특허의 로열티를 주장할 때 Top - Down Royalty 접근법과 Bottom - Up Royalty 접근법 그리고 상대적비교 Royalty 접근법(Comparable Royalty approach) 등으로 주장한다.

간단히 요약하면 Top - Down Royalty 접근법은 특정 표준 기술에 해당하는 전체 표준특허 개수에 대해 개별 특허권자의 보유 표준특허 개수의 비율에 따라 총 로열티로부터 개별 특허권자의 로열티를 계산하는 방식이다. Bottom - Up Royalty 접근법은 타 특허권자와 전혀 무관하게 개별 특허권자에 대한 로열티에 집중해서 로열티를 산정하는 접근법이다. 이 접근 방식은 법원마다 Case by Case로 적용하는 기준이나 요소들을 결정한다. 상대적비교 Royalty접근법은 표준특허의 FRAND조건의 특성상 유사한 라이선스 조건을 기준으로 해야 한다는 전제하에 타사의 라이선스 rate을 상대적으로 비교해서 해당 로열티를 산정하는 방법이다.

어떤 접근 방법을 이용할 것인가도 중요하고 선택한 접근법을 본인에게 가장 유리하게 산정되게 하기 위해서 어떤 논리를 기반으로 Royalty Rate에 접근할 것인가도 아주 중요하다. 당연한 이야기이지만 원고 입장에서는 조금 더 높은 rate을 원할 것이고 피고 입장에서는 되도록이면 낮을 rate을 주장할 것이다.

이런 접근 방식 중 여기서는 Top - Down접근법에 대해 이야기하고 조금 더 좁히자면 Top - Down 접근법으로 접근할 때 기준이 되는 해당 표준기술의 전체 표준특허의 모수를 각국 법원 판례에서는 어떻게 결정했는지를 이야기하고 그것에 대한 문제점을 이야기하고자 한다.

Top-Down 접근법은 전체 표준특허의 전체수를 분모로 하고 해당 특허권자의 침해 특허 family수를 분자로 하여 비율을 결정하고 제품 순수 판매가액에 그 표준 기술에 해당하는 표준특허의 전체 Royalty Rate이 결정되면 해당 원고의 Royalty Rate이 결정되는 아주 단순한 구조이다.

예를 들면, 영국 고등법원에서 진행되었던 Unwired Planet vs Huawei Case에서 LTE표준 기술에 대해 원고인 Unwired Planet은 mobile기기에 적용되는 전체 표준특허의 모수에 해당되는 특허는 355개의 Family특허라고 주장했고 피고인 Huawei는 1,812개의 family특허라고 주장했다. 이에 대해서 영국 고등법원은 모수가 되는 전체 표준특허는 800개 family특허라고 판결했다. 로열티 계산의 기준을 800개의 family특허라고 보고 원고의 침해 특허 Family 개수를 전체에서 나눈 비율에 법원에서 정한 LTE의 전체 Royalty Rate인 8.8%를 곱하면 원고인 Unwired Planet의 Royalty Rate이 결정되는 것이다.

미국의 캘리포니아 중부연방지방법원에서 진행되었던 TCL (원고) vs Ericsson (피고) (본 case는 Ericsson이 피고이기나 하나 특허권자는 Ericsson이고 TCL은 Ericsson이 소송을 제기했던 타 소송 Case의 Counterclaim(DJ Action)으로 본 법원에 소송을 제기한 Case임)에서는 피고인 Ericsson은 LTE의 전체 표준 특허 family 개수를 1,796개라고 주장하였고 법원은 이를 1,481개라고 판결하였다.

이 Case에서 LTE 전체 표준특허에 대한 Royalty Rate은 10%라고 판결을 하였다.

여기서 LTE 전체표준특허의 Royalty Rate은 영국고등법원에서는 8.8%이고 미국 캘리포니아 중부지방법원에서는 10%로써 크게 차이가 없다.

그런데 변수는 전체 표준특허의 개수가 몇 개인가에 따라서 해당 특허권자의 Royalty Rate은 크게 달라질 수 있다.

필자는 개별 특허권자의 Royalty Rate에 결정적인 역할을 하는 전체 표준특허 개수를 결정하는 기존 방법에 대해 크게 동의하지 못한다.

왜냐하면, 현재 전체 표준특허의 개수를 산정할 때 이용되는 방법은 표준 단체에 Declaration된 표준특허의 Family 개수를 기준으로 특허를 선택하고 Sampling을 통해 표본을 추출한 다음 필수성(Essentiality)에 대해 검토하는 방식으로 결정하거나 해당 표준기술에 대한 표준특허 Pool이 만들어진 경우에는 표준특허 Pool에 포함되어 있는 전체 표준특허의 Family 개수를 전체 표준특허의 Family 개수라고 주장한다.

그런데 이 두가지 방식은 기본적인 문제점이 내포되어 있다. 다시 말하면, 표준특허도 특허이다. 특허는 기본적으로 침해여부도 판단해야 하지만 무효여부도 상당히 중요하다. 특허는 가장 먼저 발명한 사람에게 권리가 주어지는데 실제로 소송을 해보면 어떤 나라에서든 이미 등록된 특허라고 할지라도 70% 이상이 무효 결정이 난다. 그런데 상기 두 방식에서는 해당 특허에 대해 선행기술이 있는지 판단하고 있지 않고 침해여부만을 판단한다. 짧은 시간에 특허청 심사관이 심사하여 이를 등록시켜 줬다 라는 것만으로 차후 특허 소송에서 해당 특허가 무효가 될 가능성이 있음에도 불구하고 이를 배제하고 그것이 표준특허라고 한다면 특허소송의 근간을 흔드는 것이다.

Innovatio Case(미국 일리노이 북부연방지방법원)에서는 Wi-Fi의 전체 표준특허의 family 개수가 3,000개라고 했는데 이는 위에서 언급한 표준특허들의 무효가능성을 따지지 않은 결과로 실제 소송에서는 침해성과 무효성 그리고 다른 법률적 사안까지 모두 다룬 후에 해당 특허권자의 특허의 침해여부가 결정되는데 이를 고려하지 않은 위의 케이스와 같은 판결은 전체특허 대비 해당 특허권자의 침해특허의 비율을 산정하는데 대응되는 구조가 아니라고 생각이 된다.

실제로 미국에서 소송을 진행할 때 아무리 많은 특허가 있어도 실제 소송을 진행할 때는 일반적으로 특허권자 입장에서 가장 강력한 특허 즉, 가장 침해 가능성이 높고 무효 가능성이 가장 낮은 대표 특허 10건씩을 가지고 소송을 진행한다. 하지만, 실제 소송 결과는 해당 10건 중 2~3건의 특허도 최종적으로 유효 및 침해 판정을 받기 어려운 것이 현실이다.

결론적으로 개별 특허권자의 표준특허에 대한 Royalty Rate을 따질 때 해당 특허 자체의 실질적인 Strength가 중요하며 이는 실제 소송을 통해 법원의 판결을 받아 보기 전에는 해당 특허가 실질적으로 표준특허인지 알 수 없으므로 단순히 표준 Pool에 등록된 표준특허의 개수와 비교 한다든지 표준단체에 Declaration된 특허 중 일부를 Sampling하고 이를 짧은 시간에 검토하는 방식과 같은 불명확한 침해성 판단만으로 결정된 전체 표준특허의 개수는 Top - Down방식의 Approach라고 해도 받아들여져서는 안된다.

Top - Down Royalty Approach방식을 적용하려면 특허의 침해성, 무효성, 법률적하자 등 실질적인 특허의 본질적인 성질을 반영한 새로운 접근 방식을 찾아야 할 것이고 이것이 어렵다고 한다면 Top - Down Royalty Approach는 적용되지 말아야 한다고 생각된다.