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최근에는 스타트업의 특허에 대한 인식이 높아져 보유한 새로운 기술을 특허출원을 통해 보호해야 함을 이해하고 있는 경우가 많다. 하지만, 아직 많은 스타트업들이 실무적으로 특허출원과 관련하여 놓치는 사항들이 많고, 상표출원에 대해서 간과하는 경우가 다반사다. 대표적으로 특허의 경우 출원 전 외부에 공개하는 것을 주의하여야 한다. 스타트업은 특허출원 전에 시장에 제품을 먼저 출시하는 경우가 많은데, 한국에서는 특허출원일로부터 1년 내 본인의 외부공지행위를 심사에 반영되지 않도록 제외시킬 수 있다. 하지만 한국과 제외요건에 차이가 있는 중국, 유럽에서는 본인의 빠른 출시 때문에 특허권을 확보하지 못하는 경우가 발생한다. 따라서 중국이나 유럽 진출이 사업적으로 매우 중요한 아이템이라면 치명적일 수 있다. 또한 특허출원이 완료되기 전에 스타트업이 출시한 제품을 보고 카피제품이 등장하면, 카피제품이 공개된 것에 의해 특허권 확보 자체가 어려워질 수 있다.

따라서 글로벌 비즈니스를 고민하는 스타트업은 한국에서 특허권을 확보하는 것과 별개로 반드시 해외특허 확보를 진행하여야 한다. 각국 특허권은 해당 국가 내에서 타인이 실시하는 것에 대해서만 권리행사를 할 수 있다. 이로 인해 스타트업이 중요한 시장으로 생각하는 국가 내에서 경쟁사를 저지하기 위해서는 그 나라의 특허권 확보가 필요하다. 더불어 한 건의 특허권으로 사업범위 전체를 방어할 수 없음을 인지하여야 한다. 대부분 스타트업의 사업아이템은 기존의 기술을 개량한 것이어서 이미 공개된 유사한 선행기술들이 존재하며, 사업범위 전체를 커버할 수 있는 포괄적인 하나의 특허권을 확보하는 것이 불가능한 경우가 많다. 결론적으로 사업 아이템 내의 여러 기술요소를 개별 특허로 확보함으로써 사업범위를 전체적으로 보호하는 특허포트폴리오 전략을 적극적으로 고려하여야 한다.

더불어 스타트업의 경우 본인의 기술을 특허로 확보하는 것과 별개로, 경쟁사의 특허권을 침해하는지 여부를 반드시 검토하여야 한다. 특허권은 방패가 아니라 총알이다. 즉, 특허는 타인의 제품에 자사의 특허기술이 적용되어 있으면 공격할 수 있는 도구이므로, 특허권을 확보하였다는 사실만으로 타인이 보유한 특허권으로부터 자유로워지는 것은 아니다. 따라서 나의 총알인 특허권을 준비하는 것뿐만 아니라, 제품 출시 전에 경쟁사가 가지고 있는 특허권을 확인하고 나의 제품이 침해될 가능성이 있는지 반드시 검토하여야 한다.

스타트업 창업자들로부터 나의 특허가 등록되었다는 것은 침해될 특허가 없는 것 아니냐는 질문을 많이 받는다. 본인의 발명이 특허등록 가능성이 있는지 여부와 타인 보유특허에 침해될 가능성이 있는지 여부는 전혀 다른 것임을 알아두어야 한다. 특허등록 가능성이 있다는 것은 이전에 공개된 문헌으로부터 나의 발명이 진보되었다는 것이고, 특허침해 가능성이 존재한다는 것은 타인의 특허청구범위에 포함된 구성을 나의 제품이 모두 포함하고 있다는 것이다. 즉, 양자는 판단기준과 비교대상이 전혀 다르다.

추가적으로 상표를 출원하지 않은 스타트업의 회사명이나 서비스명을 먼저 선점하여 침해주장을 하면서 높은 가격으로 상표매입을 요구하는 상표브로커들이 많으므로, 회사명과 제품명을 확정하였다면 빠르게 상표출원을 진행해야 한다. 상표권은 먼저 사용한 사람이 등록받을 수 있는 것이 아니라, 먼저 출원한 사람이 우선적으로 등록받을 수 있으므로 주의하여야 한다. 그리고 상표권은 특허권과 달리 실제로 사용할 형태를 등록받아두면 동일한 형태를 자유롭게 사용할 수 있게 되므로, 실제 사용할 형태를 확보해두는 것이 중요하다.