한국지식재산연구원 웹진 2021년 02월호

부산대학교 법학전문대학원 교수 강명수

특허법 제163조의 일사부재리 제도는 오스트리아 입법을 계수한 일본 법규정을 받아들인 것인데, 오스트리아는 헌법재판소의 위헌 결정으로 동 규정이 폐지되었고, 일본은 2011년 개정을 통해 제3자효를 제외시켰다. 이와달리 우리나라는 입법 당시와 실질적인 변화 없이 현재에 이르고 있는바, 이러한 특징을 고려하여 해석론을 전개할 필요가 있다. 최근 대법원 2020.4.9. 선고 2018후11360 판결에서는 일사부재리 원칙의 판단기준은 심결시라고 하면서 심결취소소송 단계에서의 새로운 주장은 허용되지 않는다고 하였다. 하지만 일사부재리 원칙의 제도적 취지와 특징, 분쟁의 일회적 해결 도모, 심결취소소송의 심리범위에 대한 무제한설 등을 고려해 볼 때 일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결에 대해서만 달리 볼 이유는 없다. 선행 심결의 확정시기를 심판청구시로 본 판례에 대해 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 정한것이라고 해석한 것을 고려해 볼 때, 일사부재리 위반에 대한 심결취소소송단계에서 새로운 사실을 주장하거나 증거를 제출할 수 있고 이에 따라 그 하자가 치유된다고 보아야 할 것이다.

특허청 지역산업재산과장 엄태민

이 글은 최근 WIPO IGC 회의에서 논의된 "지식재산과 유전자원에 관한통합문서"(이하 '통합문서'라 한다)에 제시된 유전자원발명의 출처공개제도 도입 등에 관한 주요 내용과 시사점이 무엇이며, 유전자원발명의 특허출원 시출처공개를 특허권의 허여 요건으로 입법화하는 추세 및 이에 관한 조약 타결을 희망하는 개도국들의 거세지는 요구와 관련하여, 우리 기업들의 부담을 줄이고 현 특허제도에 변화를 최소화할 수 있도록 향후 우리나라가 채택해야 할 대응방안을 제안하기 위해 작성되었다. 유전자원의 적절한 보호 방안, 특히 접근 및 이익공유(ABS)의 이행을 확인또는 지지하기 위한 수단으로서 특허제도 이용 여부와 관련하여 이용국과제공국 간에 첨예한 의견 대립이 지속되고 있음이 확인되었다. 이와 같은 배경에서 우리나라는 향후 국제회의 시 통합문서와 관련하여첫째, 출처공개(제4조)의 경우 출처공개 의무화에 반대하여야 하고 둘째, 예외와 제한(제5조), 제재 및 구제조치(제6조)에 대해서는 회원국의 재량을 허용하는 규정안을 지지하여야 하며 셋째, 예방조치(제9조), 타국제규범과의관계(제10.4조)에 관한 규정은 우리의 특허실무 및 TRIPs Article 27.3(b) 등과 불일치하므로 반대하여야 하고 넷째, 데이터베이스 구축, 활용 등 방어적수단에 관해서는 현 규정안을 지지하여야 한다는 결론에 이르게 되었다.

국민은행, 변호사 정상민

연방특허항소법원은 기판력, 즉 청구배제효와 관련하여 청구가 본질적으로동일한 경우 후소를 배제하고, 부수적 금반언, 즉 쟁점배제효에 관하여는 이를특허소송에 적용함에 있어 대체로 분쟁의 일회적 해결을 중시하고 있다. 특허소송에 고유한 법리인 Kessler 법리는 연방대법원의 Kessler 판결(1907년)에서 유래한 것으로, 판결 이후의 행위에 대하여 청구배제효가 적용되지 않고, 요건을 흠결하여 쟁점배제효도 성립하지 않는 경우 발생하는 간극을 메운다. 그에 따라 승소한 제조자 및 소비자는 특허권자의 법적 괴롭힘으로부터 보호된다. 연방특허항소법원은 2014년 Brain 판결에서 Kessler 법리를 부활시킨 이후, 2015년 SpeedTrack 판결에서 제조자가 소송에 참가하지 않았더라도 소비자가 직접 Kessler 법리를 원용할 수 있다고 하고, 2018년 SimpleAir v. Google 판결에서 Kessler 법리는 청구배제효와 마찬가지로 청구항이 '본질적으로 동일한' 경우에 한하여 적용된다고 하였으며, 나아가 2020년Amazon의 소비자들을 상대로 제기된 In Re PersonalWeb 판결에서는 쟁점배제효와 달리 전소에서 실체적으로 심리를 받지 않았더라도 Kessler 법리가 적용될 수 있다고 판단하였다, 그 배경에는 IT산업, 플랫폼 서비스의 발전 등이 자리 잡고 있는바, 특허권자가 불특정다수의 소비자를 상대로 재차 특허분쟁을 일으키는 것을 통제하는 법리로서 활용가치가 있다.

연세대학교 법학전문대학원 교수 나종갑

최근 대법원은 소위 '눈알가방'사건에서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목은 투입한 노력과 자본을 보호하기 위한 보충적 일반조항이라는 기존의견해를 되풀이 하였다. 그러나 카목은 부정취득사용(misappropriation) 개념으로 한정하여야 한다. 미국의 경우, 다른 지적재산권법에서 설정한 공역(the public domain)과 충돌되는 영역은 부정경쟁행위로 보호할 수 없다. 프랑스는 민법의 불법행위조항이 부정경쟁행위에 적용되고, 현 독일부정경쟁방지법상 일반조항으로불리는 제3조는 선언적 규정일 뿐이다. 카목을 보충적 일반조항으로 보면 다른 부정경쟁행위 조항의 상위조항이되는 모순이 발생한다. 대법원은 표면상 공공영역(the public domain)을 인정하지만, 실제로는 공공영역을 인정하지 않는 결과가 된다. 눈알가방사건에서 대법원은 문제된 원고 가방 디자인은 출처표시로서 인식되므로 법률상보호할 이익이 존재한다고 하였지만 피고는 문제된 디자인을 출처표시가 아닌 상품 디자인으로 사용을 하였으므로 원피고의 상품은 상호 경쟁관계에있지 않다. 위 판결은 상표적 사용과 디자인적 사용을 구분하는 기존의 판례와도 배치된다. 결국 대법원은 카목을 부정경쟁방지법 뿐만 아니라 특허법이나 저작권법, 상표법에 우선하는 최상위 조항(supremacy clause)으로 해석하고 있다. 카목은 부정경쟁방지법 해석에 있어 많은 쟁점을 가져왔지만, 아직 대법원은 법해석은 이를 명쾌하게 정리하지 못하고 있다.

서울남부지방법원 부장판사 설민수

빅데이터의 보호는 사물인터넷이 활성화와 함께 일반인의 관심을 모으고있는 영역이다. 자연스럽게 기존 보호제도의 문제점을 지적하면서 새로운지식재산권에 의한 보호주장들이 분출되고 있다. 하지만 사물인터넷 관련 빅데이터는 다른 빅데이터와는 사물인터넷 기술의 특성에 따라 보안조치에 의한 비공지성, 추적가능성에 바탕을 둔 사용자의 개인정보와의 불가분성 등 여러 가지 다른 특징을 가지고 있고, 이러한특성을 무시한 새로운 지식재산권에 의한 보호는 그 소유권 귀속과 같이 해결하기 어려운 여러 가지 법률적 쟁점을 야기할 뿐이다. 반면, 비공지성을갖춘 정보를 보호하는 한국의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률과그 보호범위에 관한 법원의 해석은 다른 국가와 다르게 영업비밀, 영업상 주요자산, 제2조 제1호 ㈘목의 부정경쟁행위라는 틀을 통해 이를 다양하게 분류해 보호하고 있다. 또한 그 정보의 독점력이 가진 가치에 따라 다양한 범위의 형사적 제재 및 민사적 보호를 폭넓게 제공하고 있다. 이에 따라 사물인터넷 관련 빅데이터 중 그 가치를 달리하는 사전처리를 거친 데이터세트, 비식별화 조치를 거친 데이터세트, 원시데이터 상태의 빅데이터에 관해서도충분한 보호를 제공하며 사물인터넷 관련 빅데이터 거래에 있어 중요한 장애물인 개인정보 보호에 관련하여 재식별을 막아 빅데이터 거래 활성화를가능하게 하는 장점도 가지고 있다.

서울대학교 경제학부 교수 이지홍
Ohio state University 경제학부 박사과정 김상동
서울대학교 경제학부 석사과정 송근상
서울대학교 경제학부 석사과정 김장원

본 연구는 한국의 특허 패밀리 데이터를 구축하고 분석한다. 이지홍 외 4 인(2020)에서 구축한 KoPDP 데이터베이스에 2017년까지의 PCT 국제출원정보를 추가하였다. 구축한 데이터에 의하면 1984년부터 2017년까지 한국에서 578,694건의 PCT특허가 출원되었으며, 이 중 310,508건이 최종 등록되었다. PCT출원 및 전통적인 파리출원을 통해 1990년대 중반부터 한국의 국제 특허 활동이 급증한 것으로 나타난다. 한국에서 출원된 국제 특허의 동등패밀리 데이터는 유럽특허청의 DOCDB를 통하여 구축하였다. 분석 결과, 한국 기업의 패밀리 사이즈는 꾸준히 증가했으며, 이러한 추세는 총자산, 매출, 또는 고용 규모가 큰 기업, 그리고 의약과 정보통신 산업에서 두드러진다. 또한 국제출원된 특허들 중 대다수가 미국특허청에 출원되고 있다. 본연구는 삼성전자의 국제출원 동향에 대해서도 추가적으로 기술한다.

한국개발연구원 전문연구원 이정영
한양대학교 경제금융대학 교수 문춘걸

2001년∼2017년 기간 동안 국내 특허심판원에 무효심판이 한번 이상 청구된 6,367건의 특허를 대상으로 법적·행정적 판단과 특허권자의 의사결정을 함께 고려할 수 있는 다항로짓모형을 설정한 후 특허권의 유·무효에 영향을 미치는 속성에 대하여 분석하였다. 영향을 미치는 속성들은 특허권유·무효 유형 간에 상이함을 실증분석을 통해 확인하였다. 전체 특허를 대상으로 분석한 결과에 따르면, 특허의 청구항의 수와 인용한 특허의 수는 특허권 만료 및 유지가 될 확률을 높이는 것으로 나타났다. 즉, 특허의 경제적 가치가 높을수록 특허 소송에 연루되더라도 특허권자가특허권을 보호하는 것으로 나타났다. 반면, 특허의 신규성과 특허권자의 소송 대항력에 관련한 특허의 속성은 법적·행정적 판단에 의해 무효가 될 확률을 높이는 것으로 나타났다. 전체 표본 중 출원인이 기업인 표본으로 한정하여 분석한 결과에서는, 특허의 전략적 가치에 관련한 특허의 속성이 특허권의 유·무효에 미치는 영향이 더 확연하게 나타났다. 특히 특허의 고유한 전략적 가치를 대변하는 피인용한 특허의 수는 통계적 유의성을 상실하는 반면 기업의 기술 경쟁 우위 측면에서 전략적 가치를 대변하는 자기 특허 인용한 특허의 수가 특허권 유·무효에 아주 유의하게 작용하는 것으로 나타났다.

전남대학교 산업공학과 조교수 주시형

특허인용이 특허의 등록유지 기간(경제적 가치)에 미치는 영향에 대한 연구는 국외에서 활발하게 수행되었다. 그러나 국가 간 특허제도의 차이가 인용 행태에 영향을 주고, 그 결과 국가별로 특허인용이 특허의 경제적 가치에미치는 영향에 차이가 날 수 있기 때문에, 본 연구에서는 한국특허의 특허인용과 등록유지 기간과의 관계를 생존분석 기법을 활용하여 분석하였다. 특허인용 주체의 차이와 특허인용 주체별 인용 행태의 차이를 분석하기위해 특허인용을 발명자 인용과 심사관 인용, 기술 내 인용과 기술 간 인용으로 구분하여 등록유지 기간과의 관계를 분석하였다. 분석결과 발명자 인용과 심사관 인용이 특허의 등록유지 기간을 연장시키는 것으로 나타났으며, 발명자 인용보다 심사관 인용이 특허의 등록유지 기간을 더 크게 연장시키는 것으로 나타났다. 발명자 인용의 경우 기술 내 인용과 기술 간 인용이특허의 등록유지 기간에 미치는 효과에 유의한 차이가 나타나지 않았지만, 심사관 인용의 경우 기술 간 인용보다 기술 내 인용이 특허의 등록유지 기간을 더 크게 연장시키는 것으로 나타났다. 본 연구는 한국특허의 인용이 특허의 경제적 가치를 반영하고 있음을 실증적으로 확인하고, 인용주체 및 기술분류에 따른 특허인용의 경제적 가치에의 영향 차이를 보임으로써, 다양한 경영·경제 연구에 한국특허의 인용정보를 활용하기 위한 기반을 제공하였다는 측면에서 그 의의를 갖고 있다.