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법률사무소 영무 대표변호사 손보인

2019년 4월 전기자동차에 사용되는 2차 전지배터리에 관련하여 국내 대기업이 다른 대기업을 상대로 미국 국제무역위원회1)와 미국 델라웨어 연방지방법원에 영업비밀 침해를 이유로 제소하였고, 증거개시(Discovery) 절차에서 상대방의 증거들을 확보하면서 다양한 쟁점들이 드러나 다퉈지고 있다. 국내 대기업 간의 분쟁이 국내가 아닌 미국에서 벌어지고 있는 주요 이유가 국내 분쟁 절차에서 상대방의 증거들을 확보하기가 사실상 불가능한 점과 그로 인한 분쟁해결의 지연에 있다고 하여도 과언이 아니다.

국내 기술침해 분쟁에서 권리자는 '눈에 보이지 않는' 무형인 기술을 다뤄야 하는 어려움에 더하여 상대방의 증거조차 제대로 확보하지 못한 채 그 침해와 그에 따른 손해배상액을 입증해야 하는 책임까지 부담한다. 민사소송법에서 문서제출명령제도가 있으며, 일부 기술침해 관련 법률들에서 입증책임을 완화하거나 제한적으로 전환하는 규정을 두고 있고, 입증에 필요한 문서나 자료 제출 또는 송부촉탁을 법원과 관련 기관을 통하여 할 수 있으나, 상대방이 제출하지 않는 경우 특별히 제재할 수 있는 수단이 없어 상대방의 협조가 없는 이상 증거수집이 제대로 이뤄지기는 쉽지 않다.

기술침해 분쟁에서의 증거제출제도 개선 논의는 중소기업과 대기업 간의 기술침해 분쟁에서 중소기업의 입증책임 완화를 위하여 시작된 것으로 보이는데, 사실상 기술침해 분쟁에서의 증거제출제도의 개선은 대기업이나 중소기업을 구분하여 논의할 것이 없고, 대기업이든 중소기업이든 입증책임이 있는 권리자 입장에서 증거제출제도의 개선을 통한 증거 확보와 이를 통하여 밝혀진 객관적 사실을 바탕으로 한 신속하고 공정한 분쟁해결을 위하여 필요한 것일 뿐이다.

부산대학교 법학전문대학원 교수 강명수

지식재산권의 특징 및 제외국의 동향 등을 고려해 볼 때 우리나라에서도 지식재산권 분쟁에 대한 ADR의 적극적 활용을 고민할 때가 되었다고 생각된다. 물론 그 동안에도 꾸준히 논의가 있어 왔지만 다른 지식재산권 쟁점에 비해 크게 강조되지 못한 것으로 보인다. 우리나라는 개별법에서 지식재산권 분쟁에 대한 조정 또는 중재제도를 두고 있지만, 「중재법」 제1조에서는 중재의 대상을 '사법(私法)상의 분쟁'으로 한정하고 있어 특허권의 유효 등에 대한 분쟁은 중재합의의 대상이 되지 못하고, 「발명진흥법」 제44조 에서는 '분쟁 중에서 산업재산권의 무효 및 취소 여부, 권리범위의 확인 등에 관한 판단만을 요청하는 사항은 조정신청의 대상이 될 수 없다.'고 규정하고 있으며, 대한상사중재원의 분쟁조정도 지식재산권의 효력을 다투거나 침해여부 판단문제는 중재의 대상으로 할 수 없고, 그 이외에 실시계약문제, 라이선스료 문제 등에 대한 다툼에 대해서만 중재대상이 된다.

따라서 미국 특허법 등을 참고로 하여 중재 대상을 확대하고, 이를 토대로 지식재산권 관련 제반 분쟁을 ADR로 해결하는 제도적 장치를 마련할 필요가 있다. 최근 일본의 동경지방법원 및 오사카지방법원에서 도입한 지재조정 제도를 적극 참고해 볼 수 있을 것이다. 우리나라에서 그 동안 지식재산권 분쟁과 관련한 ADR이 활성화되지 못한 이유 중 하나가 법원에 의한 분쟁 해결의 선호에 있는데, 일본의 지재조정 제도는 이러한 문제를 상당 부분 불식시키면서도 자주적인 분쟁해결을 도모한다는 점에서 시사하는 바가 크다고 생각된다. 다만 조정에 한정되어 있는 단점을 보완하기 위해 중재제도를 함께 운영하고 있는 WIPO 중재·조정제도를 병행하는 방안을 고려해 볼 수 있을 것이다. 실제 활용 사례는 많지 않지만, 중소기업기술보호법 제23조에서는 조정과 중재를 병행하는 제도적 장치가 마련되어 있는데 유용한 참고 기준이 될 것이다.

이러한 제도 정비를 위해서는 기존에 산재되어 있는 지식재산권 ADR 기관과의 관계 정립, 소송절차와의 연계, 조정 또는 중재위원의 구성 방법, ADR 절차 내에서의 사실조사 등 필요한 심리를 충분히 할 수 있는 권한의 부여 등 여러 가지 해결해야 할 과제가 남아 있는데, 앞으로 진전된 논의들이 활발하게 이루어지길 희망해 본다.

특허법인 다래 변리사 박세은

상표는 더 이상 "기호 표현"에 머무르지 않고, 소비자에게 호소력을 발휘하는 "브랜드"로, 상표 자체만으로 경제적 가치를 가지며 소비되어가고 있는 것이 현실이다. 그렇다면, 상표를 사용하지 않고 계속 보유하는 것만으로도 경제적 이익을 얻을 수 있기 때문에 새로운 상표의 선택을 제한하는 불사용 상표를 제거할 필요성이 있다. 이러한 점에서 불사용상표에 대한 취소심판제도의 그 사회적 의미와 기능 역시 중요하다.

우리나라 법원은 상표가 외형적으로 사용되고 있어도 상표의 본질적인 기능을 발휘하지 않는 방식으로 사용되는 경우는 불사용취소심판에서의 등록상표의 '사용'으로 인정하고 있지 않다. 그러나 상표의 본질적 기능의 발휘가 문제가 되는 경우 당해 행위가 '상표적 사용'이라고 할 수 있는지 여부의 판단은 쉽지 않다. 이것은 그 판단기준이 해당 산업분야의 상관습, 수요자, 상품·서비스의 성격, 실제 거래사회현실에 따라 변하기 때문에 획일적 판단이 용이하지 않기 때문이다. 따라서, 등록상표가 어떠한 거래상황에서 어떠한 방식으로 사용되고 있는지 분석하고 해당분야의 관행을 감안하여 관련 거래자·수요자 관점에 서고 그것이 해당 상품·서비스업에 대한 출처 식별 표지로 인식되는 것인지 검토하는 것이 요구된다.

불사용을 이유로 상표등록을 취소시키는 제도적 취지는 전혀 사용할 의사 없이 일단 상표등록만 한 다음 이를 사용하지 않고 그대로 사장시키는 이른바, 권리 위에 잠자는 자를 배제하고 결과적으로 타인의 상표선택권까지 제한하는 결과를 방지하기 위한 것이다. 그럼에도 불구하고, 문리적 해석에 치우쳐 제도의 취지에 반하는 행동이 아니어도 그 상표등록을 취소시키는 것은 상표권자에게 매우 가혹하다고 할 것이다. 그러므로 불사용취소심판의 등록상표의 '사용'에 대하여, 상표법에서 정하는 사용 규정에 합치하는지 여부에 치중하는 형식적 태도에서 벗어나 보다 실질적이고 탄력적으로 해석할 필요성이 있으며, 불사용취소심판제도가 본래의 취지에 따라 성공적으로 운영될 수 있기를 바란다.

경북대학교 법학전문대학원 교수/변호사 차상육

현재 진행 중인 일본의 불합리한 수출규제에 대해서는 종합적이고 체계적인 대응책을 마련할 필요가 있다. 일본의 수출규제에 대한 대응책으로서는 소재·부품·장비 분야의 대일 의존도를 개선하고, 신속한 대체 기술 개발을 통한 국산화를 위해서는 특허 분석이 필수적이라 할 것이다. 특히 소재·부품·장비 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 지재권 강소기업이 육성될 수 있도록 가용한 모든 자원을 최대한 동원하는 정부정책과 지원이 필수적이라 할 수 있다.

또한, 이번 일본의 수출규제를 통한 시사점은 우리 중소기업이 개발한 특허기술에 대한 막연한 불안감을 해소하기 위하여 우리 대기업의 의식개혁의 필요성과 상생협력(이른바 '윈윈전략')에 따른 과감한 투자도 반드시 필요함을 역설하고 있다. 그리고 최첨단 기술분야의 특허 분석과 회피 설계 특허전략 추진하여야 한다. 일본에서 수입되는 소재·부품·장비 등을 국산화할 수 있는 중소기업 등이 일본기업이 보유한 한국특허권에 저촉되지 않으면서 수입대체 가능한 소재·부품·장비를 개발하기 위한 특허전략이 무엇보다 필요하다.

나아가 한일 양국의 기술격차로 인한 한국의 일방적 피해가 우려되는 상황에서 국내 연구진과 기술 인력의 대내적 자강책 마련도 필요하다. 기업의 대처와 범정부적 조치와는 별개의 대응책이다. 기술력의 핵심인 기술자들의 안목과 자세도 핵심 변수이므로, 국내기술자의 시각에 입각하여 기술에 대한 양국의 근본 차이를 살피는 작업이 반드시 뒤따를 필요가 있다. 이러한 작업은 일본 기술력을 뛰어 넘기 위한 한국 정부의 기술정책의 방향을 설정하는 데에 일조할 것으로 본다.

원광대학교 한중관계연구원 연구교수 윤성혜

중미 기술무역분쟁으로 중국의 지식재산권 보호문제가 적나라하게 드러났다. 이는 중국이 지식재산권 보호를 위해 신뢰할 수 있는 조치를 취하지 않는 이상 끝날 수 없는 싸움이 됐다. 따라서 국내 지재권 보호체계를 국제규범화하지 않으면 중국의 핵심 국가정책인 '중국제조2025'나 '인터넷+'의 앞날은 그리 밝지 않아 보인다.

하지만 이는 중국의 지식재산권 보호 정책에 있어서 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단된다. 중국은 지난 2008년 《국가지식재산권전략강요(国家知识产权战略纲要)》를 제정하고, 2020년까지의 지식재산권 강화계획을 수립했다. 그럼에도 불구하고 그간 이렇다 할 성과를 내지 못 하고 있었다. 중미 기술무역분쟁은 중국 정부는 물론이고 산업계에 지식재산권보호의 중요성을 아주 효과적으로 각인시키는 계기가 되었다. 따라서 앞으로는 중국의 지식재산권 강화 계획의 이행이 보다 가속화 될 것으로 기대된다.

또한, 중국 경제발전에 따라 수시로 제정된 지식재산권 관련 법률체계를 개선할 수 있는 계기를 마련했다. 2008년부터 초안작성을 시작한 외상투자법을 제정하여 외국 투자자의 합법적 권익보호를 강화했고, 지식재산권 관련 상표법, 전리법 등의 법제가 최근에 개정되었다. 이와 함께 지식재산권 관련 법제의 행정 법집행에 대한 실효성 문제 해결을 위하여 행정조직을 새롭게 조직하기도 했다. 한편, 지식재산권 관련 분쟁이 사법기관에 의해서 해결될 수 있도록 지식재산 전문 법원을 증설했다. 또한, 이와 관련된 민사, 행정, 형사 재판이 한 곳에서 진행될 수 있도록 효율성을 높이는 노력이 진행 중이다. 중국의 지식재산권보호 체계는 앞으로 더욱 강화 및 확대될 전망이다.

리앤목특허법인 변리사 이해영

미국 대법원이 Mayo 및 Alice 판결에서 특허적격성 판단기준에 관한 큰 틀을 제시하였지만, 그것을 적용하는 세부적인 사항들은 아직 확립된 상태라고 할 수 없다. 특허청은 Alice 대법원 판결이 나온 당시 매우 엄격한 잣대를 적용하다가 점차 유연한 방향으로 선회하고 있지만, 법원의 입장은 아직 그런 것 같지 않다. 법원이 따르는 판례법 및 특허청의 심사 가이드라인 간에 그 간극이 큰 경우, 특허심사에서 특허를 받는 데는 유리하겠지만 특허소송에 이르러 특허권을 행사할 수 있게 될지는 의문이다. 따라서 출원인은 특허청 심사 및 사법적 절차 간에 차이가 있음을 분명히 인식하고, 이를 전제로 특허실무에 임해야 한다.

특허권을 부여하는 기관 및 특허권을 집행하는 기관 간에 그 적용기준이 다르다면, 결과적으로 특허시스템을 약화시키는 불확실성의 위험에 빠질 수 있다. 가령 특허청의 심사과정에서는 특허로 등록받았는데, 나중에 특허소송에서는 그 특허가 무효로 될 개연성이 크다면, 이는 결코 바람직하지 않다. 이 문제를 풀 수 있는 하나의 방안은 입법적으로 해결하는 것이다. 특허제도는 산업발전을 그 궁극적인 목적으로 하는 산업정책적 측면이 강한 바, 어떠한 것을 어느 정도로 특허를 부여할 것인지는 시대와 상황에 따라 달라질 수 있다. 특히, 소프트웨어 분야와 같이 기술진보가 빠르고 산업에 미치는 영향이 큰 경우에는 더욱 그러하다.

아울러, 특허적격성의 엄격도를 보는 시각이 산업계 별로 그 이해관계에 따라 확연한 차이를 보인다. 이러한 상충된 견해를 조정하여 합치된 결론을 이끌어 내는 것도 쉽지 않을 것이다. 따라서 의회의 입법을 통해 하나의 기준을 설정하는 것은 현실적으로 어려울 뿐만 아니라 장래로 보아 바람직하지 않을 수도 있다. 당분간은 판례의 추이를 계속 지켜볼 일이다.

특허법인 고려 변리사 김태수

중국 최고인민법원 지재권 법정의 신설과 징벌적 손해배상 제도의 도입 논의는 지식재산권 보호 강화를 상징하는 조치들이다. 앞으로 중국의 지식재산권 보호 강화라는 흐름은 계속 이어질 것으로 전망된다. 구체적으로 지식재산법원과 중급인민법원 지재권 법정은 날로 급격히 증가하는 소송을 전문적으로 신속하게 처리할 것이며 지식재산의 경계를 넘어 영업비밀, 소프트웨어, 저작권 등의 분야를 다룰 것이다. 또한 지식재산법원과 함께 최고인민법원 지재권 법정은 지방보호주의 색채를 약화시킬 것이다.

한편 중국에서 특정 전문 영역을 다루는 법원들이 계속 등장할 것으로 전망되는데, 대표적으로 인터넷에서 발생하는 분쟁사건을 전문적으로 심리하는 인터넷 법원을 들 수 있다. 중국 특허법상 징벌적 손해배상 제도는 적용될 사례가 소수일 것으로 전망되지만 특허권 침해를 예방하는 경고 장치의 역할을 할 수 있다. 앞으로 소송 실무에 따라 권리자의 배상액 입증부담 완화와 징벌적 손해배상 제도의 결합을 통해서 지식재산권 분쟁을 격화시킬 가능성도 있다.

이는 한국 기업이 지식재산권을 중국에서 확보하고 활용할 수 있는 환경이 마련되었다는 의미이며, 반대로 지식재산권 분쟁에 휘말려 경영에 어려움을 겪을 수도 있다. 한국 기업이 급격하게 변화하는 중국 지식재산권 환경 변화를 예의 주시하면서 적절한 대응 방안을 마련해야 할 시점이다.

안양대학교 글로벌경영학과 교수 유희진

양국은 한-영 FTA를 서명하면서 3건의 서한에도 추가적으로 합의하였다고 발표하였다. 그 3건의 서한은 각각 ① 이행기간 확보 시 추가협의 서한, ② 양자협력 강화 서한, ③ 고속철 정부조달 양허개선 서한이다. 이 중 첫 번째 서한은 영국이 EU와 탈퇴 이후의 체제에 대한 합의에 도달하게 되어 합의의 이행기간이 2020년 말까지 확보되는 경우 이 기간 동안 플러스 수준의 한-영 FTA 협상을 개시하는 데에 합의한다는 내용이다.

즉, 영국과 EU 간 합의의 이행기간 내에는 현재 협상된 한-영 FTA가 적용되지 않고 기존의 한-EU FTA가 적용될 것이며 이 기간 동안에는 현재 타결된 수준, 즉 한-EU FTA의 연속성 확보를 위한 수준의 한-영 FTA보다 더 나아간 플러스 수준의 FTA를 협상한다는 취지이다. 따라서 가장 최근에 제시된 영국의 탈퇴 합의안이 수정 없이 통과된다면 2020년 말까지 이행기간이 확보되어 그 기간 동안에는 실제 한-영 통상관계에는 한-EU FTA가 계속하여 적용되는 한편, 플러스 수준의 한-영 FTA 협상이 개시되게 되며, 이행기간이 끝나는 순간부터 한-영 FTA가 적용되면서 동시에 기존에 개시된 협상이 계속될 것으로 전망된다.