이 사건은 특허발명의 구성 부품을 미국으로부터 미국 밖으로 제공하는 행위를 소정의 조건에 따라 특허침해를 인정하는 미국 특허법 제271조 f(2)에 기하여 미국 외에서 발생한 일실이익의 손해를 인정한 미국 연방대법원 판결이다. 특허침해에 대한 손해배상으로서 일실이익을 주장하기 위해서는 특허권자에 의한 발명 실시품의 생산능력 등도 제시되어야 한다. 그러므로 특허주장개체(PAE, Patent Assertion Entity)에 의한 청구는 곤란하므로, 이 판결을 적용하는 것을 어려울 수도 있다. 어디까지나 영업을 하는 특허권자가 특허품을 이용한 비즈니스가 미국 밖에서 제공되고 있으므로 당해 미국 특허권을 행사할 수 없으나, 그 침해품이 미국에서 제조되고 있는 경우에는 이 판결의 적용이 가능하다. 예를 들면 미국 특허를 보유하고 있는 항공회사가 미국에서 제조된 항공기 부품 회사를 상대로 소송을 할 경우에, 그 부품을 탑재한 항공기가 세계로 여행하여 얻을 수 있는 이익에 대하여 일실 이익을 주장하는 것도 가능할 수 있다. 이러한 측면에서 이 판결은 특허침해의 역외적용에 대한 일실이익을 인정했다는 점에서 의의가 있다고 할 수 있다.

키워드: 미국 특허법 제271조 f(2), 일실이익, 특허침해의 역외적용

연방지방법원: 953 F. Supp. 2d 731, 755–756 (SD Tex. 2013)
연방항소법원: WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 791 F. 3d 1340, 1343 (2015)

WesternGeco LLC(원고)는 신호를 해저로 발신하고, 그 반사파를 검출하여 해저에 매장된 석유 등을 탐색하는 해저 조사 시스템에 관한 4건의 특허권을 가지고 있었다. 원고는 특허발명을 실시하는 Q-Marine라는 해저 조사 서비스를 석유회사 등을 위하여 제공하고 있었다. 2009년 원고는 해저조사 시스템에 사용되는 DigiFIN이라는 부품을 제조하여 해저 조사서비스를 제공하는 고객을 위하여 판매하는 IPN Geophysical Corporation(피고)을 상대로, 원고가 보유하는 4건의 특허권에 기한 특허권 침해금지소송을 텍사스남부지방법원에 제기하였다. 미국 특허법 제271조(f)(2)에 기한 침해 주장을 함과 동시에, DigiFIN을 탑재한 해저 조사시스템을 사용하여 미국 외에서 취득된 해저조사 서비스 계약에 기한 일실이익에 대한 손해배상을 청구하였다.

2012년 배심은 이들 4건의 특허권 침해의 유효성을 인정하여 합리적인 라이선스료로서 1,250만 달러, 일실이익으로서 9,340만 달러의 손해를 인정하는 평결을 내렸다. 피고는 일실이익을 인정한 지방법원 판결을 불복하고, 연방항소법원(CAFC)에 항소하였다. CAFC는 특허법 제271조(f)(2)에 기한 특허침해 및 합리적 라이선스료에 관하여 지방법원 판결을 지지하였다. 그러나 일실이익에 관해서는 미국 외에서 특허발명의 실시품의 판매에 기한 손해배상청구를 인정하지 않는다고 하여 지방법원 판결을 번복하였다. 원고는 이 판결에 불복하여 연방대법원에 상고하였다.

연방대법원은 연방법이 미국 영역 내에서만 적용된다고 추정된다는 역외 적용 부정의 추정(the presumption against extraterritoriality)의 원칙을 전제로 하여 역외 적용의 문제를 판단하기 위하여 판례에서 확립된 2가지 단계의 판단방법을 소개하였다. 제1단계에서는 역외 적용 부정의 추정이 번복되는지 여부가 판단된다. 다만, 이 사건에서 연방대법원은 제1단계에서 추정이 번복되지 않은 경우에 실행하는 제2 단계만을 판단하는 재량권을 행사하였다. 제2단계에서는 사건이 법령의 국내 적용을 포함하고 있는지 여부가 판단된다. 구체적으로는 그 법령이 규제하려고 하는 행위나 보호하고 싶은 이익에 상당하는 법령의 핵심(statute’s focus)을 특정하고, 그 다음으로 특정된 핵심에 관계하는 행위가 미국 영역 내에서 행해졌는지 여부가 판단된다.

연방대법원은 특허법 제271조에서 규정하는 특허권 침해에 기한 손해배상을 규정하는 특허법 제284조에 착안하여 동조가 침해에 대한 특허권자에게로의 완전한 보상을 목적으로 하고 있으므로, 침해가 특허법 제284조의 핵심이라고 판단하였다. 그리고 이 사건에서 특허법 제284조의 핵심인 침해에 관계한 행위는 특허법 제271조(f)(2)와 같이, 특허발명의 구성부품을 미국 내에서 제공하는 등의 행위이므로, 미국 영역 내에서 행해진 것은 명백하다고 판단하였다. 따라서 원고에 대한 일실이익의 구제는 판례법상 허용되고 있는 법령의 미국 영역 내에서의 적용에 대한 결과라고 결론(7대2)을 내리면서 항소법원 판결을 번복하고, 다시 사건을 CAFC로 환송하였다. 다만 반대의견으로서 청문회 중에 ‘미국 이외의 다른 국가가 마찬가지 방법으로 미국에서의 판매행위에 대하여 손해배상을 인정한다면, 혼란을 야기하는 것은 아닌가’라는 의견도 제시되었다.

이 판결은 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호의 ‘사용’에 대하여 판단한 사례이다. 본 호에서 말하는 ‘사용’에 해당되기 위해서는 단순히 타인의 주지 상품 등 표시와 동일 또는 유사한 표시를 상품 등에 부착하고 있는 것만이 아니라, 그 표시가 상품 등의 출처를 표시하고, 자타상품 등을 식별하는 기능을 부과하는 태양으로 사용될 것을 요한다는 것은 확립된 판례 법리이다. 이 판결도 이러한 유형에 속하는 판례라고 할 수 있다. 오인혼동의 판단은 수요자를 기준으로 하여 판단한다. 여기서 수요자란 대상이 되는 상품이나 서비스의 표준적인 수요자를 가리키는 것이며, 일부의 자라도 출처표시나 자타상품식별표시라고 인식될 우려가 있으며, 상표적 사용이나 부정경쟁방지법상의 사용이 긍정될 여지가 있다고 볼 수 있다. 이 사건은 피고가 원고의 학습학원만이 아니라 다른 학원이 수업의 해설도 하고 있으므로, 결국 학습 해설이나 수업 해석의 주체는 피고라고 보아, 부경법 제2조 제1항 제1호의 ‘사용’에 해당되지 않는다고 본 판결이다.

키워드: 영업주체 오인혼동행위, 사용, 수요자, 부정경쟁행위

원고는 중학교 수험을 위한 주요 학습 학원인 SAPIX를 운영하고 있다. 피고는 원고 등의 학원에 다니는 학생들을 위하여 각 학원의 시험 해설을 라이브 송신이나 복습용 교재의 작성 등을 하고 있다. 피고는 홈페이지에서 이하의 각 표시를 하고 있다.

· 이 사건 표시 1: ‘SAPIX 8월 monthly’
· 이 사건 표시 2: ‘SAPIX 생을 위한 복습용 교재’
· 이 사건 표시 3: ‘SAPIX 금주의 전략 포인트 Daily support’

또는 피고는 인터넷 상에서 송신한 동영상에서 이하와 같이 표시하고 있다.

· 이 사건 표시 4: ‘SAPIX monthly test live 속보해설’

이 사건은 원고가 피고에 대하여 ‘SAPIX’ 표시와 유사한 표시를 붙이는 행위는 수요자 사이에 널리 인식된 원고의 상품 등 표시를 사용하여 수요자에게 혼동을 초래하는 것이고, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호에 해당한다고 하여 ‘SAPIX’ 또는 ‘サピックス’ 문자를 포함한 표시의 사용금지 및 6300만 엔의 손해배상금 등의 지불을 구한 사안이다.

부경법 제2조 제1항 제1호는 인간의 업무에 관계하는 상품 또는 영업의 표시에 대하여 그 상품 등의 출처를 표시하여 자타상품 등을 식별하는 기능, 그 품질을 보증하는 기능 및 그 고객 흡인력을 보호하고, 사업자간의 공정한 경쟁을 확보하는 것을 취지로 하는 것이므로, 본 호에서 말하는 ‘사용’이라고 하기 위해서는 단순히 타인의 주지의 상품 등 표시와 동일 또는 유사한 표시를 상품 등에 부착하고 있는 것뿐만 아니라, 그 표시가 상품 등의 출처를 표시하고, 자타상품 등을 식별하는 기능을 부가하는 태양으로 사용되고 있을 것을 요한다.

피고 홈페이지 상의 이 사건 표시 1~3에 대하여 검토하면, 피고의 홈페이지에는 그 헤더일부에 피고 학습학원의 명칭이 표시되거나 또는 메인콘텐츠 일부에는 ‘중학교 수험 닥터의 프로 강사에 의한다’라는 기재가 있으므로 동 홈페이지에 기재된 서비스의 제공 주체는 피고임이 명백하다. 또한 메인 콘텐츠의 최상부에 ‘학원별 금주의 전략 포인트’, ‘SAPIX·日能研’ 등과 같이 기재되어 있는 바에 따르면, 피고가 원고의 학습학원만이 아니라 다른 학원이 수업의 해설을 하고 있다는 것도 쉽게 이해할 수 있다.

이 사건 표시 1은 그 표시가 된 배너 내에 다른 기재와 같이 고려하면, 피고가 하는 라이브 해설의 대상이 원고 학습 학원의 매월 테스트라고 이해할 수 있으며, 그 해설 주체가 X 또는 그 자회사 등임을 표시하는 것뿐만 아니라, 또는 그러한 오인을 일으킬 우려가 있다고 인정되지 않는다. 이 사건 표시 2에 대해서는 원고 학습학원에 다니는 학생을 위하여 복습교재를 피고가 판매하고 있다고 해석할 수 있는 것이며, 그 교재를 판매주체가 원고 또는 그 자회사 등임을 표시할 뿐만 아니라, 또는 그와 같이 오인될 우려가 있다고 인정되지 않는다. 이 사건 표시 3에 대해서도 해설 등의 대상이 원고 학습학원의 교재임을 의미하는데 지나지 않고, 그 교재의 판매주체가 원고 또는 그 자회사 등임을 표시할 뿐만 아니라, 또는 그와 같이 오인될 우려가 있다고는 인정되지 않는다.

이 사건 표시 4는 피고가 한 인터넷상의라이브 송신 동영상 내에 표시되고 있는 것인바, 이들의 라이브 송신 주체가 피고인 것은 이 사건 표시 4에 피고의 명칭이 표시되어 있는 것으로 부터도 명백하다. 이 사건 표시 4는 동영상에 의해 해설을 하는 대상인 원고 학습 학원의 시험 등임을 명백히 하는 것에 지나지 않고, 동 송신 주체가 원고 도는 그 자회사이라는 것을 표시하는 것이 아니라, 또는 그렇게 오인할 우려가 있다고 인정되지 않는다. 따라서 이 사건 각 표시는 모두 그 표시가 상품 등의 출처를 표시하고, 자타상품 등을 식별하는 기능을 부과하는 태양으로 이용되고 있다고 볼 수 없다. 그러므로 부경법 제2조 제1항 제1호의 ‘사용’에 해당하지 않는다.