일본 최고재판소 판결은 특허권자가 사실심 구두변론 종결시까지 정정의 재항변을 주장하지 않았음에도, 그 후에 정정심결이 확정된 것이 재심사유에 해당한다고 하여 상고심에서 사실심 판단을 다투는 것은 정정의 재항변을 주장하지 않은 것이 어쩔 수 없는 특단의 사정이 없는 한 허용되지 않는다는 판단을 내린 점에 의의가 있다. 그리고 이 사건의 사실관계 하에서, 사실심 구두변론 종결일가지 정정(심판)청구를 할 수 없었던 것은 사실심에서 정정의 재항변을 주장할 수 없었다는 것을 의미하는 것이 아니다. 그러므로 이를 가지고 당해 ‘특단의 사정’이 없었다고 하는데 충분한 사유가 되지 않는다고 판단하였다.

또한 이 판결은 ‘특단의 사정’이 인정되는 구체적인 기준을 제시하고 있지 아니하다. 그러나 “특허권자가 사실심 구두변론 종결시까지 정정의 재항변을 주장하지 않았음에도, 그 후에 정정심결 등의 확정을 이유로 사실심 판단을 다투는 것을 허용하는 것은 종국판결에 대한 재심의 소에 있어서 정정심결 등이 확정되었음을 주장하는 것을 인정하는 경우와 마찬가지로, 사실심에서 심리 및 판단을 모두 다시 수정하는 것을 인정하는 것과 같다고 할 수 있다”고 하였다. 이 판결의 관점에서 보면, 사실심 구두변론 종결시까지 정정(심판)청구를 할 수 없었던 사정에 대해서도 특단의 사정의 존재를 부정하는 판단을 하고 있음에 비추어 보면, “어쩔 수 없는 사정이라고 볼 수 있는 특단의 사정”의 존재가 인정되는 사안은 거의 없다고 봐도 무방하다고 생각된다.

제1심: 東京地判26·10·30民集71巻6号896頁
제2심: 知財高判27·12·16民集71巻6号909頁

키워드: 무효의 항변, 정정심판, 재심청구, 사실심 구두변론종결시

이 사건은 발명의 명칭을 ‘종이 절단기(シートカッタ)’로 하는 특허의 특허권자인 X가 종이 등을 재단하는 공구를 판매하는 Y에 대하여 동 제품의 판매는 X의 특허권을 침해하는 것이라고 주장하여 그 판매의 금지 및 손해배상을 청구한 사안이다. 이 사건의 제1심은 이하와 같다. 2013년 12월 상고인 X는 피상고인 Y에 대하여 특허권에 기한 판매 금지 및 손해배상을 구하는 소송을 제기하였다. 이에 대하여 피상고인 Y는 이 사건 특허는 특허법 제123조 제1항 제1호 또는 4호의 무효이유가 존재한다고 하여, 동법 제104조의 3 제1항에 기한 항변(이하, ‘무효의 항변’이라 함)을 주장하였다. 2014년 10월 제1심은 피상고인 Y의 상기 이유에 의한 무효의 항변을 배척하고, 상고인 X의 청구를 일부 인용하는 취지의 판결을 내렸다. 그리고 피상고인이 항소하였다.

2014년 12월 26일 피상고인Y는 항소심에서 이 사건 특허는 특허법 제29조 제1항 제3호 또는 동조 제2항에 위반하여 등록된 것이며, 이 사건 특허에는 동법 제123조 제1항 제2호의 무효이유가 존재한다고 하여 새로운 무효의 항변(이하, ‘이 사건 무효의 항변’)을 주장하였다. 2015년 11월 원심은 구두변론을 종결하였다. 상고인 X는 원심의 구두변론 종결시까지 이 사건 무효의 항변에 대하여 정정에 의해 무효의 항변에 관계한 무효이유가 해소되었음을 이유로 하는 재항변(이하 ‘정정의 재항변’)은 주장하지 않았다. 2016년 12월 16일, 원심은 이 사건 특허는 특허법 제29조 제1항 제3호에 반하여 등록된 것이라고 하여 이 사건 무효의 항변을 인용하였고, 제1심 판결 중 피고 상고인 패소 부분을 취소하고, 상고인 X의 청구를 기각한다는 취지의 판결이 내려졌다.

피상고인 Y는 이 사건 제1심 계속 중 이 사건 특허에 기하여 제1심에서 주장한 특허법 제123조 제1항 제1호 또는 제4호의 무효이유가 존재함을 이유로 특허무효심판을 청구한 바, 특허청에서 2014년 7월 동 청구는 성립하지 않는다는 취지의 심결(이하, ‘별건 심결’)이 되었다. 피상고인 Y는 동년 8월 별건 심결의 취소를 구하는 심결취소소송을 제기하였으나, 지적재산고등재판소는 2015년 12월 26일 피상고인 Y의 청구를 기각하는 취지의 판결을 내렸고, 동 판결은 2016년 1월 16일에 확정되었다. 상고인 X는 상고 및 상고 수리 신청을 함과 동시에 2016년 1월 6일 특허청구범위의 감축을 목적으로 이 사건 특허에 관계한 특허청구범위의 정정에 대한 정정심판을 청구한 바, 특허청에서 동년 10월 상기 정정을 해야한다는 취지의 심결(이하, ‘이 사건 정정심결’)이 내려져 이 사건 정정심판은 그 무렵 확정되었다.

위와 같이, 원심에서 이 사건 무효의 항변(특허법 제123조 제1항 제2호의 무효이유에 관한 것)이 주장된 시점에서 별건 심결에 대한 심결취소소송(동항 1호 또는 4호의 무효이유에 관한 것)이 진행 중이며, 당해 별건 심결은 원심이 특허권 침해소송의 구두변론을 종결한 2015년 11월 사이에는 확정되지 않았다. 그러므로 상고인은 이 사건 무효의 항변주장이 된 후부터 원심 구두변론 종결시까지 이 사건 무효의 항변에 관계한 무효이유를 해소하기 위한 정정에 대하여 정정(심판) 청구를 할 수 없었던 사정이 있었다. 이러한 사실 하에 항소심판결의 언도 후(사실심 구두변론 종결 후)에 이루어진 정정심판 청구에 관계한 정정심결이 이 사건 상고심 계속 중에 확정되고, 대상 특허에 관계한 특허청구범위가 감축되었다. 이 점이 민사소송법 제338조 제1항 제8호가 규정하는 재심사유에 해당하여 원판결에는 ‘판결에 영향을 미치는 것이 명백한 법령의 위반(민사소송법 제325조 2항)이라고 할 수 있는지가 문제되었다.

1. 상고심 계속 중 정정심결이 확정된 경우 재심사유에 해당되는지 여부
일본 최고재판소는 “특허권자가 사실심 구두변론 종결시까지 정정의 재항변을 주장하지 않았음에도 불구하고, 그 후에 정정심결 등이 확정되었음을 이유로 사실심의 판단을 다투는 것은 정정의 재항변을 주장하지 않은 것이 어쩔 수 없었다는 특단의 사정이 없는 한, 특허권 침해에 관계한 분쟁의 해결을 부당하게 지연시키는 것이라고 하여, 특허법 제104조의 3 및 제104조의 4의 각 규정의 취지에 비추어 허용되지 않는다고 보아야 한다”고 판시하였다.

2. 사실심 구두변론 종결시까지의 정정(심판)청구를 할 수 없었던 것이 ‘특단의 사정’에 해당하는지 여부
일본 최고재판소 판결은 이 사건 사실관계에 비추어, 상고인이 이 사건 무효의 항변이 주장된 후, 원심의 구두변론 종결시까지 이 사건 무효의 항변에 관계한 무효이유를 해소하기 위한 정정에 대하여 정정(심판) 청구를 하는 것이 법률상 할 수 없었다는 점을 전제로 하여 판단한 후, 이하와 같이 판시하였다. 즉 “이것이 원심에서 새롭게 주장된 이 사건 무효의 항변에 관계한 무효이유와는 별개의 무효이유에 관계한 별견 심결에 대한 심결취소소송이 기존에 계속 중이므로, 별건 심결이 확정되지 않았기 때문이라는 점 등… 사정 하에서는 이 사건 무효의 항변에 대한 정정의 재항변을 주장하기 위하여 현실로 이들 청구를 계속하고 있을 필요는 없다고 보아야하므로, 이를 가지고 상고인이 원심에서 이 사건 무효의 항변에 대한 정정의 재항변을 주장할 수 없었다고는 할 수 없고, 그 밖에 상고인에 있어서 정정의 재항변을 주장하지 않았던 것에 대하여 어쩔 수 없는 사정이 있었다는 점만으로 특단의 사정이 있었다고 할 수 없다”고 판시하였다.

이 판결은 특허권 소멸 후의 심결취소소송의 소의 이익에 대하여 판시한 것이지만, 이 판결이 미치는 범위는 한정적이라 할 수 있다. 그러나 이 판결은 진보성 판단구조와 판단요소의 입증책임을 제시하고 있다는 점에 있어서 향후 지침이 될 수 있다고 여겨진다. 진보성 판단방법에 대해서는 실무적으로 어느 정도 합의에 도달하고 있다는 전제하에 일정한 판단구조가 채택되어 왔으나, 이 판결은 진보성 판단방법의 일부에 기해 판시한 것이다. 그러므로 이 판결은 진보성 판단방법에 대한 다양한 문제를 고려하지 않았다는 점에서는 일정한 한계를 가진다.

키워드: 진보성 판단방법, 콜레스테롤 억제제, 입증책임, 간행물 기재발명, 서포트 요건

이 사건은 발명의 명칭을 ‘피리미딘(ピリミジン, pyrimidine) 유도체’로 하는 특허(특허 제2648897호. 이하, ‘이 사건 특허’라 한다)의 무효심판청구(무효2015-800095호)에 대한 심결취소소송이다. 이 사건 특허는 피리미딘 유도체인 화합물 ‘로수바스타틴 칼슘(ロスバスタチンカルシウム)’에 관한 것이며, 로수바스타틴 칼슘은 고콜레스테롤 혈증의 치료약으로 ‘콜레스테롤’ 명칭으로 판매되고 있다. 이 사건의 쟁점은 다음과 같다.

첫째, 이 사건의 소의 이익은 이 사건 특허에 관계한 특허권의 존속기간의 경과로 잃게 되는지 여부, 둘째 이 사건 특허의 진보성 여부가 문제되었다. 특히 이 사건 특허는 특허출원 전에 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하, 당업자)가 간행물에 기재된 발명(주인용발명, 부인용발명)에 기하여 용이하게 발명할 수 있었다고 할 수 있는지 여부(특허법 제29조 제2항), 그리고 셋째 당업자는 이 사건 특허의 출원에 첨부된 명세서의 ‘발명의 상세한 설명’의 기재에 의해 이 사건 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는지 여부(이 사건 특허의 출원서의 ‘특허청구범위’의 기재는 ‘특허를 받으려고 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재한 것일 것’이라는 기재요건에 적합한가)이다.

일본 특허청은 “이 사건 발명은 주인용발명 및 부인용발명과 함께 이 사건 우선일 당시의 기술상식에 대하여 이 사건 출원(우선일) 전에 당업자가 용이하게 발명을 할 수 있다고 볼 수 없다”고 하여 진보성을 인정하였다. 서포트 요건에 대해서는 ‘이 사건 발명은 콜레스테롤 생성을 제어하는 의약품으로 될 수 있을 정도로 우수한 HMG-CoA 환원효소저해 활성을 가지는 화합물 또는 그 화합물을 유효성분으로서 포함하는 HMG-CoA 환원효소저해제를 제공하는 것을 과제로 하고 있으며, 발명의 상세한 설명에는 이 사건 발명이 그 과제를 해결할 수 있다고 하여 특허무효심판청구는 성립되지 않았다. 다만, 심판절차는 이 사건 특허권의 존속기간 중에 행해진 것이므로, 심판청구의 이익 유무는 쟁점이 되지 않았다.

1. 소의 이익이 있는지 여부
2014년 법률 제36호에 의한 개정전 특허법 하에서 특허무효심판청구가 성립되는 않는다는 각하 심결에 대한 취소의 소에 대한 이익은 특허권 소멸 후라도 특허권의 존속기간 중에 제기된 행위에 대하여 누구라도 손해배상 또는 부당이득 반환청구를 하거나, 형사벌이 부과될 가능성이 전혀 없어졌다고 인정되는 특단의 사정이 없는 한 인정되는 것으로 보았다. 이 사건에서 위와 같은 특단의 사정이 존재한다고 인정할 수 없으므로, 이 사건 소송의 소의 이익을 잃는 것은 아니다.

2014년 법률 제36호에 의한 개정에 의해 특허무효심판청구를 할 수 있는 것은 특허를 무효로 하는 것에 대하여 사적인 이해관계를 가진 자만으로 한정하였다. 특허침해가 문제될 가능성이 조금이라도 남아있는 한, 그러한 문제를 제기할 우려가 있는 자는 당해 특허를 무효로 하는 것에 대하여 사적인 이해관계를 가지고, 특허무효심판청구를 하는 이익(따라서 특허무효심판청구를 기각하는 심결에 대한 취소의 소의 이익)을 가지는 것은 명백하므로, 소의 이익이 소멸했다고 하기 위해서는 특허권 존속기간이 만료하고, 또 특허권의 존속기간 중에 제기된 행위에 대하여, 원고에 대하여 손해배상 또는 부당이득반환청구가 행해지거나, 형사벌이 부과되거나 할 가능성이 전혀 없어지게 되었다고 인정될 수 있는 특단의 사정이 존재할 필요가 있다.

2. 진보성 판단과 입증책임
진보성에 관계한 요건이 인정될지 여부는 특허청구 범위에 기하여 특허출원에 관계한 발명(본원 발명)을 인정한 후, 특허법 제29조 제1항 각호 소정의 발명과 대비하여, 일치하는 점 및 차이점을 인정하고, 차이점이 존재하는 경우에는 당업자가 출원시(또는 우선권 주장일)의 기술 수준에 기하여 당해 차이점에 대응하는 본원 발명을 용이하게 도달할 수 있는지를 판단한다. 진보성 판단시 본원 발명과 대비하는 특허법 제29조 제1항 각호 소정의 발명(주인용발명)은 통상 본원발명과 기술 분야가 관련이 있고, 당해 기술 분야에서 당업자가 검토대상으로 하는 범위내의 것으로부터 선택되는 바, 동항 3호의 ‘간행물에 기재된 발명’에 대해서는 당업자가 출원시(또는 우선권 주장일)의 기술 수준에 기하여 본원 발명을 용이하게 발명할 수 있었는지 여부를 판단의 기초로 삼으므로, 당해 간행물의 기재로부터 도출할 수 있는 구체적인 기술적 사상이어야 한다.

이러한 이유로, 본원발명과 주인용발명과의 차이점에 대응하는 다른 특허법 제29조 제1항 3호 ‘소정의 간행물에 기재된 발명(부인용발명)’이 있으며, 주인용발명에 부인용발명을 적용함으로써 본원 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하는 경우에 간행물로부터 부인용발명을 인정하는 경우도 마찬가지이다. 인용발명으로 주장된 발명이 ‘간행물에 기재된 발명’이고, 당해 간행물에 화합물이 일반식의 형식으로 기재되어, 당해 일반식이 막대한 수의 선택지를 가지는 경우에는 특정한 선택지에 관계한 기술적 사상을 적극적 우선적으로 선택해야할 사정이 없는 한, 당해 특정의 선택지에 관계한 구체적인 기술적 사상을 도출할 수 없고, 이를 인용발명으로 인정할 수 없다.

주인용발명에 부인용발명을 적용함으로써 본원발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단할 경우에는 (1) 주인용발명 또는 부인용발명의 내용 중 시사, 기술 분야의 관련성, 과제나 작용ㆍ기능의 공통성 등을 종합적으로 고려하고, 주인용발명에 부인용발명을 적용하여 본원발명에 이른 동기로 연결되는지 여부를 판단함과 동시에, (2) 적용을 저해하는 요인의 유무, 예측할 수 없는 현저한 효과의 유무 등을 모두 고려하여 판단하게 된다. 특허무효심판의 심결에 대한 취소소송에서는 위의 (1)에 대해서는 특허 무효를 주장하는 자(특허거절결정불복심판의 심결에 대한 취소소송 및 특허이의신청에 관계한 취소결정에 대한 취소소송에 있어서는 특허청장)가 위의 (2)에 대해서는 특허권자(특허거절결정불복심판의 심결에 대한 취소소송에서는 특허출원인)가 각각 이들이 있는지를 기초로 하여 사실을 주장, 입증할 필요가 있다고 할 수 있다.

부인용발명이 기재되어 있다고 주장되고 있는 간행물에는 화합물이 일반식의 형식으로 기재되어 있으며, 당해 일반식은 2,000만개 이상의 선택지를 가지는 바, 당업자가 차이점에 관계한 구성의 선택지를 선택해야할 사정을 찾는 것은 곤란하다. 위의 간행물로부터 차이점에 대응하는 기술적 사상을 도출할 수 있다고 평가할 수 없다. 따라서 위의 간행물에는 이러한 차이점에 관계하는 구성이 기재되어 있다고 할 수 없고, 주인용발명에 부인용발명을 조합함으로써, 이 사건 발명의 차이점에 관계하는 구성이라고 볼 수 없으므로, 이 사건 발명은 인용발명에 기하여 용이하게 발명을 할 수 있다고 볼 수 없다.

3. 서포트 요건
특허청구범위의 기재가 서포트 요건에 적합할 것인지는 특허청구범위의 기재와 발명의 상세한 설명의 기재를 대비하여, 특허청구범위에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 발명이고, 발명의 상세한 설명에 기재됨으로써 당업자가 당해 발명의 과제 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위의 것인지 여부 또는 그 기재나 시사가 없어도 당업자가 출원시의 기술 상식에 비추어 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위의 것인지 여부를 검토하여 판단하여야 한다고 해석된다.
이 사건 발명의 과제를 콜레스테롤 생성을 억제하는 의약품이 될 수 있을 정도로 우수한 HMG-CoA 환원효소저해활성을 가지는 화합물, 및 그 화합물을 유효성분으로 포함하는 HMG-CoA 환원효소저해제를 제공하는 것이다. 이 사건 특허의 출원서에 첨부된 명세서(이 사건 명세서)의 발명의 상세한 설명에는 이 사건 발명의 과제를 해결할 수 있다는 점을 당업자가 이해할 수 있을 정도로 기재하고 있다.