특허법 제271조 (f)(1)은 ‘특허발명의 전체 또는 주요한 구성부분(all or a substantial portion of the components of a patented invention)을 각각 해외에 송부하여 해외에서 조립하는 것은 특허침해에 해당한다’는 취지의 규정이다. 특허법 제271조 (f)(2)도 마찬가지로 규정하고 있다. 미국 특허법 제271조 (f)항은 1984년 제품의 각 구성부분을 별개로 해외에 수출하여 현지에서 제품을 조립할 경우 특허권 침해에 해당하지 않는다는 법률의 흠결을 메우기 위하여 도입되었다.* 이 조문 도입의 직접적인 계기는 1972년 Deepsouth 사건의 미국연방대법원 판결이며, 이 판결을 번복하기 위하여 법률이 제정되었다. 미국에서 이 조항에 대해서는 해석상의 쟁점이 주를 이루었다. 예를 들면, 2007年 미국 연방대법원의 Microsoftv. AT&T. 550 U.S. 437 (2007) 판결이나 2004년의 미국 항소법원(CAFC)의 Cardiac Pacemakers v. St. Jude Medical. Inc. 381 F.3d 1371 (Fed.Cir. 2004) 사건이 있다.

이번 미국연방대법원 사건은 미국 특허법 제271조 (f)(1)의 ‘all or substantial portion of the components of a patented invention(특허발명의 전체 또는 주요한 구성부분)’의 해석이 쟁점이 된 사안이다. 특히 ‘a substantial portion of the components’의 해석이며, 하나의 구성물(a single component)이 ‘a substantial portion of the components’에 해당하는지 여부가 문제되었다. 미국 연방대법원은 주요한 부분(a substantial portion)의 의미를 법문의 문헌적 의미와 의회의 입법의도를 파악하여 양적인 것을 의미한다고 결론을 내렸다. 따라서 미국 특허법 제271조 (f)(1)의 적용에 있어서 해외에 어느 특허발명의 구성부분을 일부씩 조립하여 당해 특허발명을 실시할 경우 구성부분이 전체 발명에서 양적으로 차지하는 비중에 따라 특허침해의 성립여부가 결정될 것으로 보인다.

키워드: substantial portion, components, 미국 특허법 제271조 (f)(1)

연방지방법원: 2012 WL 12862829, *3 (WD Wis., Sept.13, 2012)
연방항소법원: 773 F. 3d 1338, 1353 (2014).

이 사건의 특허(미국 재발행 특허 RE 37,984)는 유전자 테스트에 이용되는 도구에 관한 것이며, 클레임은 5개의 구성물로 구성되었다. Promega사는 전용실시권자이며, Life Technologies사는 Promega사로 부터 특허발명의 도구를 제조하여 세계에 판매하는 서브라이선스(sublicense)를 받고 있었다. Life Technologies사는 미국에서 제조한 하나의 구성물을 영국에 보내고, 영국에서 제조된 다른 4개의 구성물과 조합시켰다. 이에, Promega사(전용실시권자)는 Life Technologies사를 미국 특허법 제271조 (f)(1)에 따른 특허침해를 이유로 소송을 제기하였다.

연방지방법원은 Life Technologies사가 공급하고 있는 것은 ‘하나의 구성물(one component)’이며 ‘구성물의 주요한 부분 (a substantial portion of the components)’에 해당하지 않아 특허법 제271조 (f)(1)의 특허침해를 인정하지 않았다. 이에 Promega사는 연방항소법원에 항소하였는데, 연방항소법원은 ‘Substantial’의 사전적인 의미는 ‘important(중요한)’ 또는 ‘essential(필수적인)’의 의미이며, 하나의 구성물이라도 ‘주요한 구성부분(a substantial portion of the components)’이 될 수 있다고 하였다. 그리고 Life Technologies사가 미국 내에서 제조하여 영국으로 보낸 하나의 구성물은 주요한(main 또는 major) 구성물이므로, 특허법 제271조 (f)(1)에서 말하는 구성물의 주요한 부분에 해당한다고 판단하였다. 이에 불복하여 Promega사는 미국 연방대법원에 상소하였다.

미국 연방대법원은 특허법 제271조 (f)(1)의 ‘주요한 부분(a substantial portions)’은 ‘양(quantitative)’을 의미하는 것이고, 하나의 구성물은 구성물의 주요한 부분에 해당하지 않는다고 판단하였다. 그 이유는 이하와 같다. 주요한 부분(a substantial portion)이 모든 부분에 대하여 어느 정도 요구되면 충분한지에 대해서는 판단하고 있지 아니하다.

1. ‘a substantial portion’이 양적(quantitative)인 의미인지 아니면 질적(qualitative)인 의미인지 여부

미국 특허법은 주요한(substantial)의 의미를 정의하고 있지 않다. 그러나 이하의 법률 문언으로부터 특허법 제271조(f)(1)의 ‘substantial’은 ‘양(quantitative)’을 의미하고 있다.

ⅰ. 법률의 ‘a substantial’의 양옆에 있는 all 또는 portion은 ‘양(quantitative)’을 의미한다. 한편 양옆의 용어를 생각하면, ‘substantial’을 질적(qualitative interpretation)으로 해석할 근거는 없다.

ⅱ. ‘a substantial portion’은 ‘the components of a patented invention’으로 부터 수식되고 있다. ‘a substantial portion’이 질적(qualitative)인 의미로 사용되고 있다면 the component를 사용할 필요는 전혀 없고, all or a substantial portion…of a patented invention이어야 한다. 따라서 특허법 제271조(f)(1)의 ‘substantial’은 양(quantitative)을 의미하고 있다.

ⅲ. 그 밖의 해석
Promega사는 ‘a substantial portion’은 양적(quantitative) 또는 질적(qualitative)인지는 케이스별로 달리 판단하여야 한다고 주장하였다. 그러나 연방대법원은 조문의 불명확한 점을 해결하는 것이 연방대법원의 의무이며, 전국의 배심원들에게 그 자리에서 해석토록 하여야 하는 것은 아니라고 하였다. Promega사는 ‘a substantial portion’은 양적 또는 질적 모두 인정되어야 한다고 주장하였다. 이에 대하여 연방대법원은 특허법 제271조(f)(1)은 양적인 것만을 의미한다고 판시하였다.

2. 하나의 조성물(a single component)이 주요한 부분(substantial portion)이 되는지 여부

미국 특허법 제271조 (f)(1)은 모두 ‘all or a substantial portion of the components’라고 하여 복수형이 사용되고 있다. 그리고 조문에서 이용되고 있는 ‘a substantial portion of the components’은 복수의 구성물(component)이 주요한 부분(substantial portion)을 구성한다는 점을 시사하고 있다. 미국 특허법 제 271조 (f)(2)에서는 ‘any component’라고 하여 단수형이 이용되고 있으며, 한편 제271조 (f)(1)은 복수형(components)이 사용되고 있으며 공동으로 기능하고 있다. 특허법 제271조 (f)(1)은 ‘하나의 구성물’로 규정하고 있다면, 제271조 (f)(2)의 하나의 구성물 특히 발명에 사용되기 위해 특별히 채택되거나 만들어진(a single component ‘especially made or especially adapted for use in the invention’)이라는 것은 의미가 없게 된다. 또한 미국 연방대법원은 미국특허법 제271조 (f)가 Deepsouth Packing 사건(Deepsouth Packing v. Laitram Corp.，40 6 U.S. 518 (1972))의 경험을 기초로 하여 제정된 것이며. 이번 제271조(f)(1)의 해석은 의회의 의도에 따른 것이라고 판단하였다.

일본에서 진정상품 병행수입의 적법성에 관해서는 最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁(프레드 페리 사건)에서 3가지 요건(아래 본문 참조)을 제시한 바 있다. 이 사건은 위 판결에서 제시한 요건 중 세 번째 요건인 일본의 상표권자가 직접적으로 또는 간접적으로 당해 상품의 품질관리를 할 수 있는 입장에 있으므로, 당해 상품과 일본의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품이 당해 등록상표를 보증할 수 있는 품질로서 실질적으로 차이가 없다고 평가할 수 있는 경우가 특히 문제된 사안이다. 이 판결은 병행수입품의 품질과 일본 내 상표권자가 등록상표를 부착한 상품의 품질과의 사이에 객관적인 차이가 있다고 하더라도 일본 상표권자의 출처에 관계한 상품 독자의 품질 또는 신용을 보호해야할 사정이 없는 경우에는 제3요건을 충족한다고 본 것이다. 우리나라에서도 병행수입품이 국내의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품과 다른 경우에는 제3의 요건 판단 방법에 관하여 이 판결은 실무적으로 참고할 가치가 있는 판결이라고 생각된다.

키워드: 상품외관, 코다메 커피전문점, 독점적응성, 영업표지, 부정경쟁방지법

이 사건은 이탈리아의 장신구 제조ㆍ판매회사(PVZ사)의 일본 내에 있어서의 독점적인 대리점으로, PVZ사로 부터 수입하고 있던 장신구의 브랜드명 상표권(브랜드명 ‘NERO’에 관한 상표권 2건, X 상표)을 가진 원고(피항소인, X)가 동일한 브랜드명의 상표(NEONERO의 문자를 포함한 2건의 표장, Y표장)를 붙여 PVZ사의 상품을 병행수입하여 판매하고 있던 피고(항소인, Y)에 대하여 상표권 침해에 기한 상품 판매금지를 신청하였다. 원심은 Y에 의한 병행수입 상품의 판매 등이 상표권 침해의 위법성 사유에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하고 X의 청구를 인정하였다. 이에 Y가 지적재산고등법원에 항소하였다.

병행수입의 적법성에 대해서는 일본 최고재판소 最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁(프레드 페리 事件）사건에서 다음의 3가지 요건을 제시하였다. ①해당 상표가 외국에 있어서의 상표권자 또는 해당 상표권자로 부터 사용허락을 받은 자에 의해 적법하게 부착된 것이며, ②당해 외국에서 상표권자와 일본의 상표권자가 동일인이거나 또는 법률적으로 혹은 경제적으로 동일인으로 동일시 될 수 있는 관계에 있음으로써 당해 상표가 일본의 등록상표와 동일한 출처를 표시하고 있고, ③ 일본의 상표권자가 직·간접적으로 당해 상품의 품질관리를 할 수 있는 입장에 있으므로, 당해 상품과 일본의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품이 당해 등록상표를 보증할 수 있는 품질로서 실질적으로 차이가 없다고 평가할 수 있는 경우와 같은 3가지 요건을 충족할 경우에는 상표권 침해의 실질적 위법성이 없다는 것이다.

이러한 3가지 요건에 따라 일본 지적재산고등재판소도 이 사건을 다루었다. 다만, 위의 세 가지 요건은 병행수입품의 수입에 관한 요건이지만, 이 사건에서는 Y의 행위로서 병행수입품의 전단지에 Y표장을 게재한 것이 문제가 된 것이므로 지재고재(지적재산고등재판소)는 병행수입품의 광고에 대해서는 위의 ①요건을 당해 상품에 당해 상표를 사용하는 것이 외국에서 상표권자와의 관계에서 위법한 것이라고 치환하여 판시하였다. 이러한 기준의 전제로 지재고재는 이 사건에 대하여 다음과 같이 판시하였다.

먼저 ①요건에 대해서는 Y의 표장은 X상표와 유사하지만, Y는 PVZ사로부터 수입한 상품을 그대로 판매하고 있었으므로, Y는 Y표장을 PVZ사와의 관계에서 적법하게 이용한 것이라 할 수 있어 요건을 충족한다고 판단하였다. ②요건에 대해서는 X와 PVZ사의 독점적 판매 대리점이므로, X와 PVZ사는 법률적으로 동일시할 수 있는 관계에 있다고 하여 ②요건도 충족한다고 보았다. ③요건에 대하여 지재고재는 ②요건을 충족시키면 ③요건도 원칙적으로 충족된다고 하면서, 외국의 상표권자와 일본의 상표권자가 법률적으로 또는 경제적으로 동일시할 수 있는 경우라도 일본 상표권의 독점 기능을 활용하여, 자기 출처에 관계한 상품의 품질 또는 신용 유지를 도모하고 있다는 사정이 있음에도 불구하고, 외국에서 상표권자의 출처에 관계한 상품이 수입됨으로써 그러한 품질 또는 신용을 해하는 결과가 생길 수 있는 경우에는 이러한 이익은 보호할 가치가 있다고 하여 상표권 침해가 된다는 일반론을 제시하였다.

이 사건의 경우 X가 판매하고 있는 상품은 X가 PVC사 제품의 부품 조합이나 사슬의 길이 등을 지정하여 PVC사에게 작성시키거나 스스로 고리나 귀걸이 등의 부품을 장착한 상품을 포함하고 있으나, 이들을 장식품으로서의 기능에 비추어 보면 부수적인 부분에 지나지 않는다고 하여, X가 PVC사와는 독립하여 X의 상품 품질 또는 신용의 유지를 도모해 왔다는 실적까지는 인정되지 않는다고 하여, ③의 요건도 충족한다고 보았다. 이 사건은 상표권자가 판매하고 있는 상품에 독자적인 배치를 가하고 있음에도 불구하고, 병행수입업자 행위의 적법성이 인정된 사안으로서 참고의 가치가 있다고 생각된다.