Akamai 사건 및 Eli Lilly 사건과 마찬가지로, 이 판결도 공동침해에 대한 기준이 완화되었음을 분명히 보여주고 있다. 통제(control)나 법적 의무(legal obligation), 관리 감독(supervision)과 같이 전통적으로 요구되는 요건은 더 이상 귀책을 정당화하는 조건이 아니다. 미국 법원은 특정한 이익에 얻기를 바라는 제3자가 피고에 의해 확인된 특정단계를 수행하고, 피고가 정한 조건에 따라 실행한다는 증거가 있다면, 피고에게 그 책임을 귀속시킬 가능성이 높다. 즉 이 판결은 특허법 제271조(a)의 직접침해에 대한 적용범위를 분명히 하였고, Akamai 판결에서 제시한 공동침해의 두 가지 테스트에 대한 적용 가이드를 제시한 점에 의의가 있다고 할 수 있다.

키워드: 특허권 직접침해, 방법특허, 공동침해, Akamai 테스트, 지시·통제

(관련판결: Travel Sentry, Inc. v. Tropp (Travel Sentry I), 736 F. Supp. 2d 623, 636 (E.D.N.Y. 2010). Travel Sentry, Inc. v. Tropp (Travel Sentry II), 497 F. App’x 958 (Fed. Cir. 2012); Tropp v. Conair Corp., 484 F. App’x 568 (Fed. Cir. 2012). 원심: Travel Sentry, Inc. v. Tropp (Travel Sentry III), 192 F.Supp. 3d 332 (E.D.N.Y. 2016).)

이 사건은 특허권자인 David Tropp사(이하, Tropp사)가 Travel Sentry사(이하, Travel사)와 그 라이선시인 수화물 검역소(Transportation Security Administration, 이하 ‘TSA’)를 상대로 특허침해를 이유로 뉴욕동부지방법원에 소를 제기하였으나, 패소하여 연방항소법원에 항소한 사안이다. 이 사건에서 문제가 된 특허는 미국특허번호 7,021,537(이하, '537 특허) 및 7,036,728(이하, ’728 특허)이다. '537 특허 및 ’728 특허의 클레임은 이중 잠금장치를 사용하여 항공수화물 검사를 향상시키는 방법에 관한 것이다. 이 특허의 기본 콘셉트는 고객의 개인키(personalized key)와 ‘TSA’의 마스터 키를 사용하여 각 수하물을 잠금 해제 할 수 있다는 것이다. 이를 통해 여행자는 체크된 가방을 잠글 수 있고, 필요가 따라 TSA는 수화물 가방을 열어 검색하고 다시 잠글 수 있다. '537 특허의 청구항 1이 대표적이다. 이 사건에서 Travel사는 Tropp사의 특허의 클레임의 첫 번째 두 단계를 직접적으로 실시하고, Travel사로 부터 라이선스를 받은 TSA가 마지막 두 단계를 실시하였다. Tropp사는 TSA가 당해 방법 특허의 클레임 중 마지막 두 단계를 실시하여 특허를 침해한 것은 TSA와 라이선스 계약을 체결한 Travel사의 책임이라고 하면서, 이는 미국 특허법 제271조(a)의 직접침해에 해당한다고 주장하였다. 원심은 이 사건에 대한 약식판결(Summary Judgment)을 내리면서 Travel사가 Tropp사의 특허 클레임의 첫 번째 두 단계를 수행하였고, 마지막 두 단계는 TSA가 수행하였다고 보았으나, 그러나 원심은 TSA의 행위를 Travel사의 책임으로 돌릴 수 있는 사실을 발견하지 못하였다고 판시하였다. 원심은 TSA가 Tropp사의 특허 방법을 따르지 않았으므로 어떠한 결과도 나타나지 않았고, 수화물 검사에 대한 시기(time)나 방법(manner)에 관하여 Travel사로 부터 어떠한 지시도 받지 않았다고 판단하였다. 따라서 원심은 TSA에 의해 수행된 마지막 두 단계에 대하여 Travel사가 어떠한 영향을 미쳤다는 증거는 없다고 하여 Tropp사의 청구를 배척하였다.

1) Eli Lilly and Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017). 2) 35 U.S.C. § 271(a). 3) Akamai Tech., Inc. v. Limelight Networks, Inc., No. 2009-1372, -1380, -1416, -1417, 2015 U.S. App. LEXIS 14175 (Fed. Cir. Aug. 13, 2015) ) (En banc, Before Prost, C.J.; Newman, Lourie, Linn, Dyk, Moore, O’Malley, Reyna, Wallach, and Hughes, J.) (Per Curiam). 4) 이 사건은 2010년 처음 시작되어 뉴욕동부지방법원과 연방항소법원을 오가다가 2017년 12월 19일에 연방항소법원에서 확정되었다(Travel Sentry, Inc. v. Tropp (Travel Sentry I), 736 F. Supp. 2d 623, 636 (E.D.N.Y. 2010). Travel Sentry, Inc. v. Tropp (Travel Sentry II), 497 F. App’x 958 (Fed. Cir. 2012); Tropp v. Conair Corp., 484 F. App’x 568 (Fed. Cir. 2012). Travel Sentry, Inc. v. Tropp (Travel Sentry III), 192 F.Supp. 3d 332 (E.D.N.Y. 2016). 5) Travel Sentry, Inc. v. Tropp (Travel Sentry III), 192 F.Supp. 3d 332 (E.D.N.Y. 2016).

연방항소법원은 “피고(Travel사)가 Tropp사의 방법 특허의 마지막 두 단계를 실행을 지시(direct) 또는 통제(control) 했는지에 관하여 중대한 사실(material fact)에 대한 진정한 논쟁(genuine disputes)이 있었다고 판시하면서 지방법원의 약식판결을 취소하였다. 연방항소법원은 이 사건을 판단하기에 앞서 선례인 Akamai 판결과 Eli Lilly 판결에서 강조된 공동침해에 관한 현행법 해석 범위를 명확히 하였다. 특히 연방항소법원은 Akamai 판결에서 제시한 공동침해의 두 가지 테스트에 대한 적용 가이드를 제시하였다. 또한 Akamai 사건에서 법원은 방법특허에 있어서 공동직접침해가 성립되하기 위해서는 다른 주체의 행위를 ‘지시 또는 통제’하고 있거나, 복수주체 간에 ‘공동 사업’ 관계가 형성되어 있을 필요가 있다고 하였다. 특히 특허법 제271조(a)하의 직접침해책임은 침해 의심자가 어느 활동에 참여한 상태에 있을 때, 또는 방법특허의 일부 또는 전 단계의 실행을 통해 이익을 얻고 있으며(Akamai 판결의 첫 번째 요건), 그러한 실행의 방법과 시간이 관련성((Akamai 판결의 두 번째 요건)이 있는 경우에 부여될 수 있다고 하였다. 연방항소법원은 Akamai 판결에서 제시한 테스트에 대한 지방법원의 5가지 잘못을 지적하면서, 이 사건을 다시 지방법원으로 돌려보냈다. 이하 연방항소법원의 주요 판시사항을 살펴보면 이하와 같다. 첫째, 연방항소법원은 원심이 Akamai V 사건의 제1테스트인 관련 활동(relevant activity)을 파악함에 있어 잘못을 저질렀다고 보았다. 원심은 TSA의 관련 활동이라는 것이 의회가 명령한 수화물 검사라고 넓게 정의하여 Travel사와 관련성이 없다고 보았으나, 연방항소법원은 Travel사와 TSA와의 MOU(a memorandum of understanding)의 세부 약정사항을 근거로 관련 TSA의 활동은 “TSA는 Travel Sentry에 의해 제공된 마스터키(passkey)를 가지고 열수 있는 수화물을 검사한다는 사실”이라고 하였다. 둘째, 원심은 Akamai V 사건의 첫 번째 요건을 충족시킬 수 있는 ‘이익(benefit)’의 형태를 잘못 이해하였다고 지적하였다. 연방항소법원은 합리적인 배심원이라면 TSA가 수화물을 식별하고, 잠금을 해제하고, 다시 이중 잠금장치를 가진 수화물을 다시 잠그는 행위를 통해 이익을 얻고 있다는 사실을 발견할 수 있다고 하면서, 이러한 이익에는 유형적인 것((예컨대, 수화물 검색에 대해 감정이 상한 여행객이 제기한 많은 불만사항의 감소나 직원의 건강 향상)뿐만 아니라 무형적인 이익(검사대행기관(TSA)에 대한 공중의 인식 증진)도 포함된다고 하였다. 셋째, 연방항소법원은 Akamai 테스트의 첫 번째 요건에서 어느 활동에 제3자가 참여하고 있고, 그 제3자의 하나 또는 그 이상의 클레임의 실행으로 이익을 얻고 있는지 여부에 대한 원심의 판단에도 잘못이 있다고 지적하였다. 이 요건에 대한 판단은 원심이 Akamai 테스트의 관련 활동과 이익에 대한 잘못된 분석에서 비롯된다고 보았다. 연방항소법원의 관점에서 볼 때 합리적인 배심원이라면 TSA가 당해 방법 특허의 마지막 두 단계의 클레임(이중 잠금 장치를 설치하고, 마스터 키를 사용하는 것)을 실행함으로써 잠금 시스템으로 이익을 얻었다는 사실(고객 불만의 감소, 공중인식 향상)을 발견할 수 있느냐는 질문에서 시작된다고 보았다. 연방항소법원 이러한 질문에 긍정적이라고 대답하였다. 넷째, 연방항소법원은 “원심이 합리적인 배심원이라면, Travel Sentry사가 TSA사의 마지막 두 단계의 클레임에 대한 실행 방법이나 시기를 정한 사실을 발견할 수 없었다고 판시함”으로써 Akamai 테스트의 두 번째 요건에 따른 분석에도 잘못을 저질렀다고 판시하였다. 여기서 연방항소법원은, 원심의 잘못은 Travel사와 TSA와의 MOU를 단순한 지침(Guidance)으로 간주한 것이라고 하였다. 연방항소법원은 Akamai 테스트상의 시기와 방법에 대한 적절성 판단기준은 TSA가 당해 방법특허의 마지막 두 클레임을 실시하지 않는다면, Travel사의 검사를 위한 인증 잠금을 해제하거나 그러한 검사로부터 이익을 실현할 수 없다는 단순한 사실이 결정한다고 보았다. 마지막으로 연방항소법원 책임의 귀속원칙은 제시된 특별한 사실의 맥락(context)하에고려된 것이라면서 맥락(context)의 중요성을 강조하였다. 연방항소법원은 Akamai의 두 가지 테스트를 공식화하는 근거가 된 어느 행위자가 침해를 중단하거나 제한할 수 있는 권리와 능력을 가지고 있는 경우, 그 행위자가 직접침해로부터 이익을 얻음으로써 대위적으로 침해한다는 명제에 대한 Grokster 사건을 인용하였다. Grokster 사건에서와 같이, Travel사는 TSA가 당해 방법특허의 마지막 두 클레임을 실시하는 것을 중단하거나 제한할 권리를 가지고 있었고, 추가적인 사정들도 Travel에게 책임이 귀속하는 것이 적절하다는 사실을 뒷받침해 준다고 보았다.

6) ’537 특허의 청구항 1의 각 단계는 이하와 같다.
1. 특별한 식별 기능을 가진 이중 액세스 잠금 장치를 고객에게 제공한다.
2. 잠금장치를 이용하는 수화물이 수화물 검역소에 의해 특별한 스크리닝 절차를 거치도록 지시하는 방법으로 이중 잠금장치를 판매한다.
3. 이중 잠금 장치의 특수한 기능은 수하물 검역소가 마스터 키를 사용하여 잠금을 열어야 한다는 신호를 보낸다.
4. 사전 합의(prior agreement)에 따라, 수하물 검역소는 특수 식별기능을 통해 이중 잠금을 식별하고 마스터키를 사용하여 잠금을 해제한다. 7) Id. at 3-4. 8) 이와 더불어, CAFC 전원합의체(파기환송 사건)는 미국 특허법 제271조(a)에는 본인-대리인 관계, 계약상의 의무 등에 한정되지 않는다고 하였다. 9) Akamai Tech., Inc. v. Limelight Networks, Inc., No. 2009-1372, -1380, -1416, -1417, 2015 U.S. App. LEXIS 14175 (Fed. Cir. Aug. 13, 2015) ) (En banc, Before Prost, C.J.; Newman, Lourie, Linn, Dyk, Moore, O’Malley, Reyna, Wallach, and Hughes, J.) (Per Curiam). 10) Akamai V, 797 F.3d at 1023을 인용. 11) “an actor ‘infringes vicariously by profiting from direct infringement’ if that actor has the right and ability to stop or limit the infringement.” 12) Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913, 930 (2005). 13) 법원은 MOU의 종료, 손상되거나 손실된 암호키 교환 행위의 중단, 향후 잠금장치의 설계 변경과 같이 Travel Sentry 사가 취할 수 있는 여러 가지 조치를 들었다.