미국연방대법원은 SCA Hygiene 사건에서 지금까지 CAFC가 채용하고 있던 기준을 바꾸어, 미국 특허법 제286조에서 규정하는 청구일로부터 6년 이내에 발생한 침해의 손해에 대해서는 Laches(권리행사의 해태(懈怠))을 방어로서 주장할 수 없다고 판단하였다. 따라서 특허권 침해사건에서 피고는 앞으로 Laches를 주장할 수 없게 되었으나, Equitable estoppel(형평법상의 금반언)을 방어로서 주장할 수 있다. 이 점은 미국 연방대법원은 이 사건 판결에서도 언급되어 있다. 그리고 Equitable estoppel이 인정되면 특허권자는 소송상의 청구는 전혀할 수 없게 된다. 이 효과는 Laches가 인정된 경우의 효과(특허권자는 소송일 이전의 손해배상청구를 할 수 없다)에 비하여 강한 방어가 된다. 이 판결은 기존에 CAFC가 일관되게 인정해왔던 특허법 제286조의 Laches 항변의 적용범위를 변경했다는 점에서 중요한 의의가 있다고 볼 수 있다.

키워드: Laches, Equitable estoppel, 미국 특허법 제286조,

켄터키 연방지방법원: 2013 WL 3776173, *12 (WD Ky., July 16, 2013)
연방항소법원: 767 F. 3d 1339, 1351 (2014).
연방항소법원 전원합의체 807 F. 3d 1311, 1323–1329 (2015).

이 사건은 2003년 10월에 SCA(특허권자)는 First Quility(피고)에 대하여 자사의 미국 특허6,375,646(이하, 646특허)를 침해하여 제품을 제조·판매하고 있다는 경고장을 송부하였다. 이에 대하여 First Quality는 ”자신들이 가지고 있는 미국 특허 5,415,649(‘649 특허)에 의해 646특허는 무효이며, SCA는 침해소송을 제기할 수 없다는 취지의 답변을 보냈다. 2004년 7월 SCA는 ‘649 특허에 의해 ’646 특허의 무효여부에 대한 재심사(reexamination)를 미국 특허상표청에 청구하였으나, SCA는 재심사에 대하여 First Quality에 통지하지 않았다. 2007년 3월에 미국 특허상표청은 646특허는 유효하다고 판단하였다. 그후 2010년 8월 SCA가 First Quality를 특허침해로 제소하자, First Quality는 Laches(권리행사 해태)와 equitable estoppel(형평법상의 금반언)로 반론 제기하였다. 연방지방법원은 First Quality가 주장한 Laches와 equitable estoppel을 인정하자, SCA는 연방항소법원(이하, CAFC)에 항소하였다.

CAFC는 A.C. Aukerman 사례에 기초하여 Laches를 인정하였으나, 그 사이 미국연방대법원에 의한 Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc 사건* Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. 134 S. Ct. 1962 (2014). 판결이 나왔으며, 그 후 전원합의체 심리 전원(12명)에 의해 심리를 하였고, Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc 사례도 판단근거로 삼아 재심리하였고, Laches를 인정하였다. 그 후 SCA는 CAFC 판단을 불복하여 연방대법원에 상소하였다.

* Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. 134 S. Ct. 1962 (2014).

petrella 사건에서는 Laches로서 저작권법에서 규정하는 3년 이내에 발생한 손해배상청구를 배척할 수 없다고 판단하였다. 이 사건의 문제는 Petrella 사건 판단이 이 사건에도 적용되는지가 문제가 되었으나, 연방대법원은 적용될 수 있다고 판단하였다. Petrella 판결은 저작권에 관한 사건이다. 저작권법에서는 저작권자의 손해배상청구는 당연한 권리로서 요구를 한 날로부터 3년 내에 손해배상을 청구하여야 한다고 출소(소제기)기간을 정해놓고 있으며, 저작권법의 출소기간 내에 제기된 손해배상청구가 Laches로 무효가 될 수 없다고 판단하였다.

Petrella 사건의 판단은 삼권 분립과 형평법 상의 Laches의 전통적인 역할에 근거를 두고 있다. Laches는 권리행사의 해태에 대한 방어권을 부여한다. 한편 출소기간법도 마찬가지 기능을 가지고 있다. 의회가 출소기한을 제정한 것은 청구시기 결정에 대한 규범을 제공하는 것이다. 출소기간을 제정한 것은 청구가 시기적절한 것인가를 Laches 의 방어가 주장되는 때에 행해지는 사건별로 사법에 의한 판단보다도 일반적으로 엄격한 규범에 따라 판단되는 편이 좋다는 의회의 판단을 반영하고 있다. 따라서 의회가 특정한 출소기한 내에 대하여 Laches를 적용하는 것은 ‘입법부에 우선한다’는 역할을 판사가 부여하는 것이며, 이는 사법 권한 이상의 것이다. 법원은 소송의 시의(時宜)에 대하여 의회의 판단을 파기할 허가를 부여받고 있지 않다. Laches 기본원리는 입법부가 기한을 설정하고 있지 않은 경우의 청구이다. Petrella 사건과 이 사건의 법률 문언은 다르지만, Petrella 사건의 이유는 이 사건에도 적합하다. Petrella 사건에서의 법률은 “당연한 권리로서 청구가 있은 후부터 3년 이내에 침해소송을 제기하지 않으면(Unless it is commenced within three years after the claim accrued)”, 제기할 수 없다. 이 문언에는 3년 이내에 제출된 청구는 시기가 적절하지 않다는 이유로 각하할 수 없다는 의회의 판단이 포함되는 것이다. 마찬가지 이유로 이 사건의 경우에도 타당하다. 특허법 제286조에는 “다른 법률에서 정하고 있는 경우를 제외하고, 신청을 제출한 6년 이상 이전의 침해에 대해서는 회복할 수 없다”고 규정되어 있다. Petrella 사건의 논리에서 이 조항은 특허권자가 청구한 날로부터 6년 이내의 손해배상을 회복할 수 있다는 의회의 판단을 내포하고 있다고 볼 수 있다고 판시하였다.

CAFC는 특허법 제286조에는 ‘다른 법률에서 정하고 있는 경우를 제외하고(Except as otherwise provided by law)'라고 규정되어 있으며, 특허법 제282조는 특허법 제286조의 “그 밖에 규정되어 있는 경우(otherwise)" 이며(즉 특허법 제286조의 예외이며), 특허침해청구에 대한 Laches의 방어를 규정하고 있다고 판단하였다. 또한 First Quality도 Laches는 특허권을 행사할 수 없다(unenforceablilty)는 규정이므로, Laches는 특허법 제282조(b)(1)을 포함한다고 주장하였다. 그러나 특허법이 생긴 이래 확립한 일반적인 법칙은 대다수의 판결에서 연방대법원이 판시하고 있는 바와 같이 출소기한 내에 제기된 손해배상청구소송에 대하여 Laches 방어는 주장할 수 없다는 점이다. Petrella 사건에서도 연방대법원은 마찬가지로 서술하고 있다. 과거의 판례는 특허법 제282조(b)항(1)은 특허법의 특별 규범을 규정하고 있는 것은 아니다.

이상과 같이 SCA Hygiene 사건과 Petrella 사건은 형평의 원칙(principles of equity)에 한하여 적용되는 Laches에 관한 것이며, 소송제기가 시의를 일탈하고 있는 경우에 Laches가 적용될 것인지 여부가 문제되었다. 그리고 두 사건 모두에서 연방대법원은 의회가 출소기간의 시의를 법률에서 제정하고 있는 경우에는 의회의 의사가 우선한다고 판단하였다.

이 결정은 점포 외관이 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호 및 제2호에서 말하는 ‘상품 등 표시’에 해당한다고 그 금지를 인정한 첫 사례이다. 일본의 지식재산권법에서 점포 외관을 보호하려면 ① 저작권법에 의한 방법(건축의 저작물), ② 상표에 의한 방법(입체 상표), 그리고 ③ 부경법에 의한 방법(부정경쟁방지법 2조 1항 1호·2호)이 있다. 그러나 ①에 대해서는 그 표현이 조형 미술의 미술성을 가지지 않으면 안 된다고 말하고 건물만으로 저작성이 긍정되기 힘든 상황에 있다. 또 ②의 상표법에 의한 보호에 대해서도 제품 형태인 입체 상표 등록을 위해서는 사용에 의한 식별력을 취득하고 있을 필요가 있고 보호의 필요성이 발생한 시점에서 등록까지 시차가 생길 수 있다. 그 틈을 메우는 것이 ③의 부경에 의한 주지·저명 상품 등 표시의 보호라고 할 수 있다. 이전부터 상품 형태의 상품 등 표시 해당성이 긍정되고 있어 점포의 외모에 대해서도 몇가지의 판결이 그 보호 가능성을 시사하고 있었지만 결론으로서는 점포 외관의 상품 등 표시 해당성을 부정하고 있었다. 이 결정은 이들 판결에서 제시된 점포 외관이 상품 등 표시인 것으로 판단되기 위한 기준과 유사한 기준(이른바 특별 현저성과 주지성)을 채용한 뒤 이 사건 점포 외관의 상품 등 표시 해당성을 긍정하고 있다. 또한 이 결정은 음식 용기와 음식물의 조합이 상품 등 표시에 적합성 여부를 판단한 첫 사례이다. 기존 판결들에는 식품 포장 상품 등 표시 해당성을 판단한 사례는 존재하지만, 그릇 자체, 그리고 식기와 음식물의 조합의 상품 등 표시 해당성을 판단한 판결은 존재하지 않았다. 이 결정은 고객의 눈을 끄는 디자인의 용기와 알려진 음식 용기, 음식물의 조합에 대해서 상품 등 표시 해당성이 인정될 여지를 남기고 있어 보호의 여지를 적게 받아 온 음식에 대해서도 향후 음식물의 조합 등이 보호될 가능성을 나타낸 것으로 평가할 수 있다.

키워드: 상품외관, 코다메 커피전문점, 독점적응성, 영업표지, 부정경쟁방지법

X(원고)는 코메다 커피점(コメダ珈琲店) 등 찻집 사업을 주된 사업으로 하는 주식회사이다. 코메다 커피점은 전국에 다수의 점포를 가지고 있는 커피체인이며, 그 점포의 대부분은 1호점의 표준형의 교외형 점포이다. 와카야마현(和歌山県)에도 Y의 점포가 들어서기 전에 코메다 커피점의 교외형 점포 4개가 존재하고 있었다.

Y(피고)는 와카야마시 내에서 커피점(Y 커피점) 영업을 개시하였다. X는 코메다 커피점의 표준적인 교외형 점포에 공통하거나 또는 전형적으로 이용되고 있는 점포외관(점포의 외장, 점내 구조 및 내장)(이하, X 표시 1)이라 한다. (X는 그 밖에 X의 특정한 음식물과 식기의 조합에 의한 표시에 대해서도 별도 문제로 하였으나 소개를 생략한다) 부정경쟁방지법상의 ‘상품 표시성’에 해당하여, Y가 Y점포에서 X 표시 1과 유사한 점포외관(점포의 외장, 점내구조 및 내장)(이하, X의 특정한 Y점포의 외관을 ‘Y표시1’이라 한다)을 이용하는 것이 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호(이하, 간단히 ‘1호’라 한다)** 또는 동2호*** 에 해당한다고 주장하고, Yd에 대한 부정경쟁방지법 제3조 제1항의 금지청구권을 피보존권리로 하여 Y표시 1의 사용금지를 구하는 가처분 명령을 청구하였다. 이 결정은 X표시 1에 관한 X의 청구를 인정하여, Y표시1에 대하여 금지를 인정하였다. 즉 이 결정은 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 해당성 요건인 ① X표시1의 상품 등의 해당성, ② X표시1의 주지성(수요자 사이에 널리 인식되고 있을 것), ③ X표시 1과 Y표시1사이의 유사성 및 혼동의 우려가 문제되었다.(제3항 타인의 상품의 형태(당해 상품의 기능을 확보하기 위하여 불가결한 형상을 제외한다)를 모방한 상품을 양도, 대여, 양도 혹은 대여하기 위하여 전시, 수출 또는 수입하는 행위)

** 일본 부정경쟁방지법 제2조 제1호: 타인의 상품 등 표시(사람의 업무에 관계한 씨명, 상호, 상표, 표장, 상품의 용기 혹은 포장 그 밖의 상품 또는 영업을 표시하는 것을 말한다. 이하 같다)로서 수요자와의 사이에 널리 인식되어 있는 것과 동일 혹은 유사한 상품 등 표시를 사용하거나 또는 그 상품 등 표시를 사용한 상품의 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위한 전시, 수출, 수입 혹은 전기통신회선을 통하여 제공하여 타인의 상품 또는 영업과 혼동을 일으키는 행위 *** 일본 부정경쟁방지법 제2호 자기의 상품 등 표시로서 타인의 저명한 상품 등 표시와 동일 혹은 유사한 것을 사용하거나, 또는 그 상품 등 표시를 사용한 상품을 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위한 전시, 수출, 수입 또는 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위

1. X 표지 1에 대한 판단

(1) X 표시가 상품 등 표시에 해당하는지 여부
일본 동경지방법원은 X표시가 상품 등 표시에 해당하는지 여부에 대하여 “점포의 외관(점포의 외장, 점포 내 구조 및 내장)은 통상 그 자체는 영업주체를 식별하는 것(영업의 출처표시)을 목적으로 선택된 것은 아니지만, 경우에 따라서는 영업주체의 점포 이미지를 구현하는 것을 하나의 목적으로서 선택된 것인 이상 ① 점포외관이 객관적으로 타인의 동종점포의 외관과는 다른 현저한 특징을 가지고 있으며, ② 당해 외관이 특정 사업자(그 포장 승계인을 포함한다)에 의해 계속적·독점적으로 사용된 기간과 당해 외관을 포함한 영업의 형태 등에 관한 선전 상황 등에 비추어 수요자에 있어서 당해 외관을 가자지는 점포에서 영업이 특정 사업자의 출처를 표시하는 것으로 널리 인식되기에 이른 경우에는 점포의 외관 전체가 특정 영업주체를 식별하는(출처를 표시하는) 영업 표시성을 취득하여 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호 및 제2호에서 말하는 ‘상품 등 표시’에 해당한다고 하여야 한다”고 판시하였다.

(2) X 표시의 현저한 특징
‘X표시 1은 별지 X표시1 의 주요한 구성요소’ 기재(1) ①내지 ⑥ 및 (2)① 내지 ⑥과은 특징이 조합된 것으로 하나의 점포 건물의 외관으로서 일체성을 관념할 수 있고, 통일적인 시각적 인상을 형성시킨다고 할 수 있는 바, 이들 다수의 특징이 모두 조합된 외관은 건축기술상의 기능이나 효용만으로 채용된 것이라 할 수는 없고, 오히려 A의 표준적인 교외형 점포의 매장 이미지는 손님이 가정의 거실처럼 쉴 수 있는 부드러운 공간이라는 이미지를 구현하는 것을 목적으로 선택된 것이라 할 수 있다. 이와 같이 선택된 특징 (1) ① 내지 ⑥을 조합시켜 만든 외장은 특징적이라고 보는 것이 맞고, 이에 특징(2) ① 내지 ⑥을 가지는 점포내의 구조 및 내장을 다시 조합시키면, 더욱 특징적이라고 할 수 있고, 다른 찻집의 교외형 점포의 외관과 대조하여도 위의 특징을 겸비한 외관은 객관적으로 동종 점포 외관과 달리 두드러진 특징을 가지고 있다고 할 수 있다(타 점포와의 충분한 식별력을 가지고 있다고 할 수 있다. 또한 위의 특징을 구비한 점포 외관에 관하여, 수요자 사이에 A 점포외관이 상기되는 점도 이를 뒷받침한다).
그리고 X표시 1에는 특징 (1) ① 내지 ⑥ 및 (2)① 내지 ⑥ 이외의 구성요소도 조합되어 있는데, 이 점이 위의 시각적 인상의 형성을 방해하는 것은 아니다, 또한 X 표시 1에는 그 자체 특징적인 부분과 그다지 특징적이지 않은 부분이 포함되어 있지만, 후자에 대하여 위의 시각적 인상의 형성에 있어서 관련성이 없다고 보기는 어렵고, X가 다수의 조건을 부가함으로써 보호범위가 좁아지게 한정하고 있는 것이므로 이들 다수의 조건의 조합의 의해 특정되는 X 표시1을 본 경우에 (『 A』……라는 글자 부분 자체에 따른 효과를 제외하더라도)그 영업 주체에 대해서 A(X)이라고 인식하는데 충분하다고 판단할 수 있는 이상은 한 매장 건물의 외관으로서 일체성이 관념된 X표시 1중 위의 큰 특징적이지 않은 부분을 준별하여 배척할 필요까지는 없다.

(3) X표시 1의 주지성
표준화된 점포 외관을 계속적·독점적으로 사용하고, 그것이 선전·보도·이용·통행에 있어 수요자에 알려졌다는 사실 경과가 있던 가운데 현실에 후기……과 같이 X표시 1에 유사한 Y표시 1을 갖춘 Y점포가 들어서면서 수요자 사이에 서로 유사하다는 반응이 있다는 점도 고려하면, Y점포가 들어선 평성 26년 8월 16일 시점에서 X표시 1에 대해서 혼동의 우려를 발생시키는 타인의 모용을 허용하는 것이 거래 질서상의 신용의 형평에 어긋나는 정도에 이르렀다고 할 수 있고, X표시 1에는 혼동을 방지할 필요가 있을 정도의 신용 형성이 이미 이루어졌던 것으로 할 수 있다.
이상을 종합하면 X표시 1은 Y점포가 들어선 2014년 8월 16일 시점에서 Y매장이 있는 와카야마현을 포함한 하나의 상권을 이루고 있다고 보는 간사이 지방에서 수요자 사이에 널리 인식되기에 이르고 있었다고 인정할 수 있다.

(4) X표시 1의 독점 적응성
"X표시 1은 단순히 건축 기술상의 기능이나 효용을 발휘하기 위한 형태라기보다는 매장 이미지를 구현하기 위한 장식적 요소를 다분히 포함한 표시이며 또한 수요자에게 널리 인식되고 있었다는 것 외에 건축적 필요성도 낮은 것으로서 이 사건 X표시 1에 대해서는 점포외관의 독점에 의한 폐해는 작다고 할 수 있다.

2. X표시 2에 대한 판단

"일반적으로 찻집에서 제공하는 음식물의 용기는 음식물 제공이라는 본래의 목적을 충분히 달성하도록 해당 음식물에 맞추어 선택된다……그런데 손님의 눈길을 끄는 디자인의 식기가 선택되는 것도 있지만, 제공 상품인 음식물과 그 용기의 조합(대응 관계)이 영업 주체를 식별하는 기능을 가지는 것은 드물 것으로 보인다. 원래 음식물과 용기의 조합 표시만으로는 출처 표시 기능이 지극히 약하고, 점포 외관 이상에 영업 표시성을 인정하는 것은 곤란하다고 해석되는 바, ……내점자나 시청자 등에서 이들의 대응 관계·조합에 주의를 기울여 이를 인식하게 된 사람이 어느 정도 있는지 매우 의문이다. X표시 2가 A의 영업 표시임을 널리 알려진 것이 소명되고 있다고 할 수 없다. X표시 2가 특정 영업 주체를 식별하고(출처를 표시하는) 영업 표시성을 획득하였다는 근거가 충분하다고 볼 수 없다.

3. X표시의 주지성 내지 저명성 유무

X표시 1은 Y점포가 들어선 2014년 8월 16일 시점에 간사이 지방에서 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호 소정의 ‘수요자 사이에 널리 인식되어 있는(주지성이 있는) 표시로 되어 있다고 하여야 한다.

4. X표시와 Y표시의 유사성·혼동의 우려의 유무

X표시 1과 Y표시 1을 비교한 결과는 나머지 대부분의 시각적 특징이 동일 유사하므로, X표시1은 Y표시1이 전체로서 유사하다는 것은 명백하다. 외장 및 내장 중에 점포의 명칭이 각각 표시되어 있는 등 차이점을 고려하여도 X표시 1과 Y표시 1이 전체로서 유사하다는 점을 부정할 수 없다. X표시 1과 Y표시 1이 전체로서 유사한 점, 현실로 Y점포와 A와의 관계에 대하여 문의가 다수 있었던 점 등을 종합하여 고려하면, 점포명 등의 차이를 감안하여도 Y표시 1을 사용하는 것은 그 사용 주체와 X표시 1의 출처와의 사이에 긴밀한 영업상의 관계가 존재한다는 오인·혼동의 우려가 있다고 인정된다.