이 사건은 수리부품디자인의 효력제한과 관련된 EU 디자인규칙 제110조(1)(수리조항)의 해석 범위를 명확하게 제시한 주요한 판결이라고 할 수 있다. EU 디자인규칙 전문 제13항은 “당해 복합제품의 외관에 귀속하고 있는 경우”로 규정하고 있음에 반해, 제110조는 이러한 내용을 규정하고 있지 않다. 따라서 이 판결 전에는 수리조항이 적용되는 구성부품이 그 디자인이 복합제품의 외관에 종속하는 must-match에 한정되는지 불명확하였다. 특히 자동차 휠림(Wheel rim)이 수리조항의 적용을 받는지도 실제 다툼의 대상이 되고 있었고, 지금까지 판례의 대부분*은 부정적으로 해석하고 있으며 학설**도 마찬가지인 상황이었다. 그러나 이번 판결로 수리조항의 적용요건, 적용범위 및 수리부품 제조자 및 유통업자의 주의의무의 방법 및 범위 등을 비교적 명쾌히 제시하고 있다는 점에서 의미가 있다고 할 수 있다.

키워드: 수리조항(repair clause), 머스트 매치(must-match), 자동차 수리부품, 부품 디자인

이탈리아 판결: Acacia Srl v. Pneusgarda Srl, in insolvency, Audi AG (C-397/16) 독일 판결: Acacia Srl, Rolando D’Amato v. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

* Bayerische Motoren Werke AG v Round & Metal Ltd, [2013] FSR 18(이탈리아); LG Düsseldorf, Urteil, v. 10.03.2016, GRUR-RR 2016, 228-Autofelgen, LG Hamburg, Urteil. v. 18.9.2015, GRUR-RS 2015, 16872ーLeichtmetalra(독일). ** Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster(2,Aufl.2010) § 110 Rdn 29: Ebert-Weidenfeller, GRUR-Prax 2015, 12 : ECTA (European Communities Trade Mark Association) Design Committee. ECTA Position Paper : Rim Designs and the “Repair Clause”, 2016, 8, p.2 이하.

이 사건의 피고인 아카시아(Acacia)사는 주요 자동차 회사의 대체부품을 만드는 회사이다. 이 사건에서 아카시아사는 포르쉐사와 아우디사의 자동차 휠림(Wheel rim)의 대체부품을 생산하면서, 그 테두리에 ‘OEM이 아님’을 표시하여 원제조사의 제품이 아니라는 점을 밝히고 대체부품을 독점적으로 판매하였다. 이에 대해 포르쉐사와 아우디사는 아카시아사에 대하여 디자인 침해를 이유로 각각 독일과 이탈리아에서 별도의 소송을 제기하였다. 이 사건은 독일과 이탈리아 법원이 유럽사법재판소(이하, ‘CJEU’)에 수리조항과 관련된 유럽디자인규칙 제110조(1)의 적용범위에 해석에 관한 사전평결을 요구한 사안이다.

독일 및 이탈리아의 하급심 법원은 아카시아사의 다자인권 침해를 인정하였으나, 이탈리아의 항소법원과 독일 연방대법원은 유럽 디자인규칙 제110조의 적용범위에 대한 명확한 해석을 위하여 CJEU에 문의하기 위하여 회부하였다. 특히 독일연방대법원은 이 사건에서 문제된 림(lim)과 같이 형상 구속적이지 않은 구성부품은 EU 디자인규칙 제110조 제1항* 의 보호 예외의 적용범위에 포함되지 않는다는 견해를 밝혔다. 또한 독일연방대법원은 동조의 문언을 통해 살펴보면, 본 조의 취지·목적은 복합제품의 제조업자에 의한 수리·보수를 위한 것이며, 제품 본래의 외관으로부터 독립한 미적 기능을 부과한 부품에는 미치지 않는다고 하였다. 게다가 이 사건에서 문제가 되고 있는 것은 포르쉐의 자동차용 알루미늄 림이고, 침해가 주장되는 디자인과 전체적 인상에서 충분히 구별되는 림을 시장에 출시하는 것을 방해하지 않는다고 보았다. 또한 TRIPS 협정 제26조(2)항과의 관계에서, TRIPS협정 제26조 제2항**은 디자인의 통상적 실시를 부당하게 방해하지 않고, 디자인권자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 않도록 규정하고 있는데, 림은 EU 디자인규칙 제110조 제1항의 대상이 아니라고 판시하였다.

* 유럽디자인공동체규칙 제110조(경과규정)는 "(1) 이 규칙의 개정에 관한 유럽공동체위원회의 제안에 기초하여 그 개정이 시행될 때 까지 공동체디자인으로서의 보호는 다른 디자인과 같으며, 복합구성품의 원외관을 회복하기 위한 수리를 위해 제19조(1)의 의미로 사용되는 복합부품의 구성부품을 구성하고 있는 것에 대해서는 적용이 없는 것으로 본다. ** WTO TRIPS 제26조
① 보호되는 디자인의 권리자는 제3자가 권리자의 동의 없이 보호 디자인을 복제하였거나 실질적으로 복제한 디자인을 지니거나 형체화한 물품을 상업적 목적으로 제조, 판매 또는 수입하는 행위를 금지할 권리를 갖는다.
② 회원국은 디자인의 보호에 대한 제한적인 예외를 규정할 수 있다. 단, 이러한 예외는 제3자의 정당한 이익을 고려하여 보호되는 의장의 정상적인 이용에 불합리하게 저촉되지 아니하여야 하며, 보호되는 디자인의 권리자의 정당한 이익을 불합리하게 저해하지 아니하여야 한다.
③ 보호기간은 적어도 10년에 달한다.

1. 시각적 동일성(visually identical)이 필요한지 여부

유럽 디자인규칙 제110조(1)의 수리조항은 보호 디자인이 복합제품의 원제품에 종속될 것을 조건으로 원제품의 외관회복을 목적으로 사용될 경우에 한하여 공동체 디자인으로서의 보호를 제외한다고 해석되는지 여부가 문제시 되었다. 이에 대하여 CJEU는 EU 디자인 규칙의 제정 시 구성부품이 복합제품의 외관에 종속되어야 하는지 여부와 관련하여, 유럽위원회가 동 규칙을 만들 당시에는 이러한 내용이 포함되었으나, 후에 유럽의회의 검토 시에 이러한 문구는 삭제되었다고 언급하였다. 따라서 현재 EU 디자인규칙 제110조 (1)에는 이러한 요건은 요구되지 않기 때문에 반드시 구성부품이 복합제품의 외관에 종속적이지 않더라도 수리조항이 적용될 수 있다고 보았다.

2. 주의 의무(A duty of care)의 정도

복합제품의 구성부품 제조자 또는 판매자가 구성부품을 수리 목적으로 구매할 수 있는지를 보장하기 위하여 해야 할 의무는 무엇인지제시하였다. CJEU는 원래의 구성부품은 디자인으로 보호되고 있으므로, 구성부품을 생산·판매하는 자는 디자인권자가 아니라는 점, 원제품의 외관을 회복하기 위한 수리의 목적으로만 사용되어야 한다는 점을 구성부품의 소비자가 명확하고 시각적으로 충분히 인식할 수 있을 정도로 포장, 카탈로그 또는 판매 서류에 정보를 제공할 ‘상당한 주의의무’(due diligence)를 구성부품의 제조 및 판매업자가 부담한다고 판시하였다.

3. 유럽 디자인규칙 제110조(1)의 적용을 받을 수 있는 요건

CJEU는 수리조항이 적용되기 위해서는 ①디자인일 것, ②복합제품의 구성부품이 존재할 것, ③수리목적으로 구성부품이 사용될 것, ④수리는 완성제품의 원상을 회복할 목적으로 이루어질 것이라는 요건을 갖추어야 한다고 판시하였다. 여기서 수리를 목적으로 구성부품이 사용될 것이라는 요건에 대하여 CJEU는 수리 부품의 사용태양은 생산, 수출 등 다양하므로 수리목적이라면 모든 형태의 사용이 포함된다고 광의적으로 해석된다고 하였고, 복합제품의 외관을 회복할 목적으로 이루어질 것이라는 요건에 대해서는 시장에 출시되었을 때 원래의 복합제품에 포함된 구성부품의 외관과 시각적으로 동일하여야 함을 의미하는 것이라고 해석하였다.

이 사건에서 일본 특허청과 일본 지적재산고등재판소 모두 일본 최고재판소 2000년 7월 11일 판결에서 제시한 '혼동을 발생시킬 우려'에 대한 고려요소를 검토하고 있다. 일본 최고재판소 판결(最高裁 平成12年７月11日 判決平成12年 (行ヒ)172号)에서는 “‘혼동을 발생시킬 우려’ 여부는 상표와 타인의 표장과의 유사성의 정도, 타인의 표장의 주지·저명성 및 창의성 정도나, 해당상표의 지정상품 등과 타인의 업무에 관련된 상품들 사이의 성질, 용도 또는 목적에 있어서의 관련성 정도 및 상품 등 거래자 및 수요자의 공통성, 기타 거래 실정에 비추어 해당 상표의 지정상품 등 거래자 및 수요자의 보통의 주의력을 기준으로 종합적으로 판단하여야 한다”는 기준을 제시한 바 있다.

이 사건에서 위의 일본 최고재판소 판단 중에서 상표의 유사성, 인용상표의 주지·저명성, 상품의 관련 성 등 각 요소에 있어서 일본 특허청 심결과 지적재산고등재판소 판단이 서로 달랐으므로, 최종적으로 다른 결론이 도출되었다. 지적재산고등재판소 판결에서 인용상표의 저명성, 이 사건 상표와 인용상표의 “비교적 높은 유사성”이 인정됐기 때문에 인용상표가 등록되지 않아도 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제2호의 판단에 있어서도 이 사건 상표가 붙은 피고의 제품은 상당히 높은 법적 리스크를 갖게 될 가능성이 있다고 생각된다.

키워드: 혼동, 주지·저명성, 창의성, 유사성, 일반 수요자 및 거래자
(원심: 특허청 심결 無効2015－890100号))

이 사건은 상표등록 무효심판청구가 기각된 심결의 취소소송이다. 쟁점은 일본 상표법 제4조 제1항 15호(타인의 업무에 관련된 상품 또는 서비스와 혼동을 발생할 우려가 있는 상표)*에 해당하는지 여부이다. 일본 특허청 결정은 이 사건 상표는 상표법 제4조 제1항 제15호에 해당하지 않는다고 판단하였으나, 법원은 이를 인용하지 아니하고 원심 판단을 취소하였다. 이 사건에선 피고는 와 같은 상표의 상표권을 보유하고 있다.**
한편 원고는 일본에서 레드 불(red bull)사의 상표를 관리하는 회사로서, 이하의 사용상표 1과 인용상표를 사용하고 있다.



* 일본 상표법 제4조 다음에서 열거하는 상표에 대해서는 전조의 규정에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다. 제15호: 타인의 업무에 관계한 상품 또는 서비스와 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표(제10호부터 전호까지 열거된 것을 제외한다). ** 등록번호 제5664585호, 출원일:2013년 10월 4일, 등록일 2014년 4월 18일. 지정상품: 제1류 ‘세정용 가솔린 첨가제, 연료절약제 등’ 및 제3류 ‘가정용 대전 방지제, 녹 제거제, 페인트용 박리제 자동차용 소취 방향제’ 등

일본 특허청은 인용상표가 일본 상표법 제4조 제1항 제15호에 해당하는지에 대하여 다음과 같이 판시하였다. 일본 특허청은 제출된 각 증거에 따라, 인용 상표 또는 이와 유사한 상표가 자동차 경주 등의 스폰서를 나타내는 로고로 상당 정도 사용되고 있다고 하더라도 인용상표가 사용된 결과 이것이 특정상품 또는 서비스에 대하여 일본의 거래자, 수요자들 사이에서 널리 인식되어 저명하게 되었다고 인정할 수 없다고 판단하였다. 게다가 인용상표의 사용 형태를 보면, 황소가 인용상표와 반대로 오른쪽이 있는 것이 상당히 존재하고, 이는 인용상표가 주로 황소가 양쪽에서 쌍으로 사용되고 있다고 보는 것이 자연스러워 청구인이 인용상표만을 사용하고 있다고 보기 어렵다고 판단하였다. 또한 인용상표가 독창성이 있는지에 대하여, 보통 좌향의 실루엣으로 그려진 소와 같은 상표는 적지 않게 존재하고, 엔화 도형과 소의 조합으로 된 상표도 특별히 독창성을 가진다고 할 수 없다고 판단하였다.

또한 일본 특허청은 이 사건 상표와 인용 상표의 유사성의 정도에 대하여, 이 사건 상표와 인용상표는 배경 도형과 황소의 배치상의 균형의 차이, 황소가 가선을 갖는다는 점과 실루엣인 점의 차이, 황소의 자세가 왼쪽 위에 도약한 상태와 왼쪽 전방으로 돌진하는 상태의 차이가 있는 것부터, 외관에 있어서 유사하다고 할 수 없다고 보았다. 그러므로 양자의 유사성 정도는 낮게 판단하였다. 결론적으로 일본 특허청은 이 사건 심판에서 청구인(원고)가 무효 이유의 근거로 내세우는 상표는 인용 상표를 제외한 레드 불 상표에 관한 브랜드 순위나 광고비, 더블 부루 도형을 사용한 ‘에너지 드링크’의 시장 점유율, 매출 개수 등으로는 인용 상표의 주지, 저명성이 입증되는 것은 아니다. 또 인용상표 이외의 레드 불 상표와 이 사건 상표는 서로 비유사한 상표이며, 인용상표 이외의 레드 불 상표와 관계에서 출처의 혼동을 발생할 우려는 없다고 보았다.

1. 이 사건 상표와 인용 상표의 대비

일본 지적재산고등재판소는 '직접 대비한 경우……시각상의 각 차이를 감안하더라도 이 사건 상표 및 인용상표의 전체적인 구도를 보면, 이 사건 상표와 인용상표는 모두 노란색 계열의 난색조의 무지의 배경 도형을 가지고 있고, 좌측에 그려진 뿔을 쑥 내민 적색의 생동감 있는 자세를 한 황소의 도형이 배치되는 등의 기본적 구성을 거의 공통으로 채용하고 있고, 특히 수소 자체의 도형 구성상…여러 가지 일치점을 가지고 있는 것에 비추면 외관상 서로 혼동되기 쉽다'고 판단하였다. 게다가 사건 상표에의 도약하는 붉은 황소와 인용 상표인 돌진하는 붉은 황소에 관념이 생기므로 거의 동일 또는 유사하다고 보았다. 따라서 이 사건 상표는 인용상표와 비교적 높은 유사성을 띠고 있다고 판시하였다.

2. 인용상표의 주지, 저명성

일본 지적재산고등재판소는 '이 사건 상표 등록출원 시 사용상표 1을 사용한 에너지 드링크는 일본에서 판매가 시작된 지 8년 이상이 경과하고 매출은 약 352억 엔, 그 점유율은 약 60% 이상이 되었으며, TV CM 그 외의 선전 광고가 많이 이루어진(일본에서 선전 광고비로 연간 약 58억 엔이 지출되고 있음) 결과, 레드 불사의 브랜드는 높은 인지도를 얻고 있는 것이 인정된다. 또 사용상표는 자동차 경주에서도 사용되고 다수 개최되는 각종 이벤트 등에도 널리 사용되고 있으며(레드 불사는 많은 선수의 스폰서가 되기도 했다), 또한 사용 상표를 붙인 상품은, 텔레비전, 잡지, 신문 기타 여러 언론에 소개되는 등 선전 광고된 것으로 인정된다. 그렇다면, 사용상표 1에 대해서는 이 사건 상표등록출원 시 레드 불사의 상품을 표시하는 것으로서 일본의 거래자 및 수요자들 사이에서 널리 인식되고 있어, 이 사건 상표의 등록 조사 때부터 지금까지 그 인식은 계속되고 있다고 볼 수 있다' 고 판단하였다.

또한 인용상표(사용 상표 2)의 구성은 사용상표 1의 구성 부분이며, 사용상표 1은 저명한 것으로 인정되는 바, 인용상표(사용 상표 2)를 접한 수요자는 인용상표가 사용상표 1의 구성 부분이라고 쉽게 인식할 것으로 추측된다. 그리고 레드 불 레이싱의 레이싱 카에는 차체의 윙 부분에 사용상표 1이 레드 불 문자 상표와 함께 디자인되고 차체의 측면에 인용상표(사용상표 2)……이 크게 표시되어 헬멧의 측면, 소프트웨어 소매와 니트 모자에도 인용상표(사용상표 2)이 표시되는 등 인용상표(사용상표 2)도 사용상표 1과 독립된 표장으로도 많이 사용되고 차량의 양쪽 측면에 '레드 불 미니'의 광고도 하고 있다. 따라서 인용상표(사용상표 2)에 대해서도, 이 사건 상표등록출원 시 및 등록결정 시, 레드 불사의 업무에 관련된 에너지 드링크(음료) 상품 분야뿐 아니라 자동차 관련 상품 분들에서 자동차에 관련한 상품 거래자 수요자 사이에 널리 인식되고 있으며 그 저명성이 높다고 인정되고 그 상태가 현재도 계속하고 있는 것으로 인정할 수 있다. 인용 상표의 독창성에 대하여 일본 지적재산고등재판소는 소와 엔화 도형의 조합으로 된 인용 상표가 고도의 독창성을 가진다고 할 정도는 아니라고 판시하였다.

3. 이 사건 상표의 지정 상품과 인용 상표에 관련된 상품

'인용상표가 실제로 사용되는 것은 자동차 및 자동차 레이스에 관련한 상품 등인 것에 대한 이 사건 상표의 지정상품은 자동차 용품 관련 상품을 포함한 것이라고 말할 수 있기 때문에 인용상표의 저명성이 거래자 수요자로 인식되고 있는 분야인 자동차에 관련한 상품 등과 관련성을 가지는 것으로 인정된다'고 판시하였다.

4. 거래자 및 수요자의 공통성 기타 거래의 실정

일본 지적재산고등재판소는 '이 사건 상표의 지정 상품은 일상적으로 소비되는 성질의 자동차용품 관련 상품을 널리 포함하는 것으로 인정되는 바, 그 같은 자동차 용품 관련 상품을 포함한 이 사건 상표가 사용되는 상품의 주된 수요자는 자동차 애호가를 비롯한 자동차의 소유자나 이용자 등 널리 일반 소비자를 포함한 것으로 할 수 있다. 그리고 이러한 일반 소비자들은 반드시 상표와 브랜드에 대해서 정확하거나 상세한 지식을 가지지 않는 사람도 다수 포함하고 있다고 해도 상품의 구입에 있어 업소명, 하우스 마크 등에 대해서 항상 주의 깊게 확인한다고는 볼 수 없다. 또한 레드 불사는 사용상표에 대해서 다양한 기업에게 라이선스를 부여하고 자동차와 자동차 경주에 관련한 상품을 포함한 다양한 상품에 대해서 인용상표를 포함 사용 상표가 붙고 판매되는 것이 인정된다'고 보아 이 사건 상표는 일본 상표법 제4조 제1항 제15호에 해당하는 것으로 상표등록을 받을 수 없다고 판단하였다.