이 사건은 표준기구의 FRAND 규약의 집행력, 로열티율의 산정방법, FRAND 의무 위반과 경쟁법적 문제가 다루어진 판결이다. 이 사건에서 영국고등법원은 FRAND 규약은 제3자를 위한 계약에 해당한다고 하여, 당해 표준특허를 양수받은 자에게도 그 집행력이 미친다고 본점, FRAND 로열티율 계산방법에 대하여 몇 가지 가이드라인을 제시한 점 그리고 표준필수 특허권자가 라이선스를 제공하기 전에도 손해배상청구소송을 제기할 수 있다고 판시한 점 등 기존 미국법원과 다른 관점에서 견해를 제시하고 있다.
근래 FRAND 의무 위반과 관련하여 비교적 많은 사건들이 발생하고 있는 상황에서 법리적으로 참고할 만한 판결이라고 생각된다.

키워드: FRAND 의무, ETSI, FRAND 로열티 산정, 표준과 경쟁법, stipulation pour artrui(제3자를 위한 계약)

이 사건은 2013년 1월, Unwired Planet사는 Ericsson사로 부터 2,185개의 특허 포트폴리오를 획득하였다. 2014년 4월 Unwired Planet사는 중국의 Huawei사에 대하여 자사의 특허 2G/GSM, 3G/UMTS 및 4G/LTE에 관한 유럽통신표준기구(European Telecommunications Standards Institute)의 표준 필수 특허 5개를 침해한다고 하여 영국 고등법원에 소송을 제기하였다. Unwired Planet사가 주장하는 2개의 특허가 ETSI 기준에 필수적이고 유효하다고 결정된 후, 영국고등법원은 Unwired Planet사의 FRAND 의무 이행, 경쟁법적 문제들 그리고 이용 가능한 구제수단 등을 다루기 위하여 비기술적 재판(non-technical trial)을 실시하였다.

1. ETSI의 FRAND 규약의 집행력

ETSI의 지식재산 정책(IPR)하에서 표준필수 특허의 소유자는 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건으로 취소할 수 없는 라이선스를 수여할 준비가 되어 있음을 서면으로 약정하도록 요구하고 있다.
이 규약은 당해 특허의 승계인을 구속하고, 프랑스법의 관할하에 있음을 명시하고 있다. 영국고등법원은 Ericsson사의 특허 포트폴리오를 획득한 Unwired Planet사는 ESTI FRAND 규약을 이행하고 있으며, ESTI FRAND 규약은 프랑스법에 따라 구속력이 있는 계약이라고 판시하였다. 특히, 법원은 ETSI IPR 정책에 따른 청약과 (ETSI 기준에 필수적인 것으로 당해 특허권을 확인하는 선언문 제출에 의한) 승낙, 그리고 검토(consideration) (ESTI의 필수 특허 데이터베이스로의 포함)가 있었다는 사실을 발견하였다.
또한 법원은 “제3자는 ETSI FRAND 규약을 체결할 권리를 가지고 있다”고 판시하면서, FRAND 규약은 프랑스법 하에서 집행력이 있는 제3자를 위한 계약(stipulation pour artrui, 제3자를 위한 계약)을 구성한다고 하였다. 이러한 영국고등법원의 결정은 2014년 Samsung Electronic v. Apple Japan 사건에서 동경지방법원이 ETSI 규약은 제3자를 위한 계약이 아니라고 한 판시와는 반대된다.

2. FRAND 로열티율의 계산

영국고등법원은 FRAND 의무를 집행 가능한 것으로 본 후, FRAND 로열티율을 계산하는 데 집중하였다. 법원은 향후 이러한 사건발생에 지침이 될 수 있는 몇 가지 가이드라인을 제시하였다.
첫째, FRAND 로열티율은 하나다. 영국고등법원은 FRAND 요율의 범위가 있을 수 있다는 미국 법원 등의 이전 판단에 대하여 반대하였다.
둘째, FRAND 요율은 표준에 특허발명의 포함되는지 여부에 따라 그 가치가 결정된다. 이 판결은 어느 로열티 보상이 특허의 기능이 표준에 포함되어 얻게 되는 가치의 증가가 아니라, 발명의 점진적인 가치에 있다고 판단한 미국 법원의 견해와 달리하는 것이다.* FRAND 로열티율을 계산할 수 있는 유일한 방법은 표준필수 특허 수를 계산하고, 특허의 상대적 기술의 기여도에 관계없이 각 특허에 동일한 값을 할당하는 것이라고 보았다. 이러한 접근법은 미국 법원이 수행한 분석과는 다른 것이다.**
FRAND 로열티율을 결정하는 데는 2개의 계산방법이 있다. 하나는 탑다운(top down) 방식과 비교라이선스(comparable license)방식이다. 탑다운 방식은 (i) 원고가 소유하고 있는 표준필수특허(이하, ‘SEPs’라 함)의 비율과 (ⅱ) 모든 SEPs에 대한 총 로열티의 합계. 예를 들어 영국고등법원은 Unwired Planet사와 관련된 4G/LTE 핸드셋 표준(handset standard)이 800개가 있다고 판단하였다. 이 중에서 Unwired Planet는 6개 (즉, 총 SEP의 0.75 % (6/800))를 소유하고 있다고 보았다. 이 방법에 따르면, Unwired Planet사는 4G/LTE 핸드셋에 대한 총 로열티의 0.75%를 받을 수 있다. 비교라이선스 방법 하에서 영국고등법원은 비교 가능한 라이선스의 대상이 되는 포트폴리오에서의 SEPs 수와 원고의 포트폴리오에서의 SEPs 수와 비교하여 로열티율을 결정하였다. 예를 들면, Unwired Planet사가 Ericsson사가 소유하는 SEPs의 개수 중 2.38%를 소유하고 있다면, Unwired Planet사는 Ericsson사가 차지하는 로열티의 2.38%와 동등한 FRAND 로열티를 받을 수 있다.
총 SEPs수를 계산할 경우에, (ⅰ) 중복성(duplication), (ⅱ) 패밀리 특허수(patent families) 그리고 (ⅲ) 특허권자의 과대평가(overdeclaration)를 고려할 필요가 있다. 예를 들어, ETSI 데이터베이스가 6,691건의 특허를 4G/LTE 표준에 필수적이라고 판단하였지만, 영국 고등법원은 그러한 특허 중 단지 800건만이 진정한 필수특허라고 판단하였다.
FRAND 비율은 관할권에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 영국고등법원은 미국과 유럽과 같은 주요시장(major markets)의 요율이 중국 및 기타 시장의 FRAND 요율의 두 배라고 주장하였다. 법원은 비교 라이선스접근법을 적용하기로 결정하였다. 궁극적으로 법원은 Unwired Planet사의 4G/LTE 단말기 특허에 대한 FRAND 로열티율이 주요시장에서 0.051%, 중국 및 기타시장에서 0.026%라는 결론을 내렸다.

3. FRAND 의무 위반과 경쟁법적 이슈

영국고등법원은 Unwired Planet사가 FRAND 의무를 위반하였다는 Huawei사의 주장에 대하여 언급하였다. 법원은 향후 유사한 사건에서 인용될 수 있을 법한 몇 가지 원칙을 설시하였다.
첫째, 법원은 FRAND의 비차별적 측면은 Huawei사가 다른 라이센시에게 제공한 것과 동일한 로열티를 Unwired Planet에게 요구할 필요는 없다고 판시한 점이다.
둘째, 영국고등법원은 SEPs 소유자가 FRAND 로열티 요율을 초과 요구함으로써 FRAND 의무(경쟁법)을 위반하지 않았다고 판시하였다. 오히려 과도한 로열티 요구가 협상을 편파적으로 만들 경우에만 문제가 발생할 수 있다고 하였다.
셋째 법원은 SEP 소유자는 라이선스를 제공하기에 앞서 손해배상을 청구할 수 있다고 판시하였다.

4. 역외적 영향(extraterritorial implications)

Unwired Planet 사건에 대한 판결은 이 판결에 대한 역외적 영향에 대하여 경고하고 있다. Huawei사는 영국고등법원이 영국에서 생산되는 생산품에 대하여 로열티 비율을 결정할 수 있는 관할권이 있다고 주장하였다. 그러나 영국고등법원은 FRAND 로열티는 전 세계적인 라이선스에 해당한다고 보았다. 게다가 법원은 Huawei사가 전 세계의 FRAND 라이선스를 받아들이질 않는다면, 영국에서의 판매를 금지할 권한이 있다고 판시하였다.

* Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., 773 F.3d 1202 (Fed. Cir. 2014). ** IN re Innovatio IP Ventures LLC Patent Litig., 2013 WL 5593609 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013) 참조.