이 판결은 상고심 진행 중 정정심결이 확정된 경우 이를 어떻게 취급할 것인지의 문제에 대하여 일본 최고재판소가 처음으로 판단을 제시했다는 점에서 실무적으로도 이론적으로 중요한 의의가 있는 판결이다. 이 사건에서 일본 최고재판소는 특허권자가 사실심 구두변론종결 시까지 정정의 재항변(정정에 의한 특허법 제104조의 3 제1항* 규정에 기한 무효의 항변에 관계한 무효이유가 해소되었음을 이유로 하는 재항변)을 주장하지 않았음에도 그 후에 동법 제104조의 4 제3호** 소정의 특허청구 범위의 정정을 해야 한다는 취지의 심결이 확정되었음을 이유로 사실심의 판단을 다투는 것은 정정의 재항변을 주장하지 않았다는 점에 대하여 어쩔 수 없는 특단의 사정이 없는 한, 특허권 침해에 관계한 분쟁의 해결을 부당히 지연시키는 것으로서 동법 제104조의 3(특허권자 등의 권리행사 제한) 및 제104조의 4(주장의 제한)의 각 규정의 취지에 비추어 허용되지 않는다고 판시하였다.
즉 일본에서 제기된 특허권 침해소송에서 특허권자의 정정의 재항변이 인정되기 위해서는 사실심 구두변론종결 시까지 정정의 재항변을 주장하여야 하는 시기적 제한이 있음을 주지하여야 할 것이다.

키워드: 무효의 항변, 정정의 재항변, 특허권 침해소송, 무효심판, 정정심판
항소심: 知財高判平27·12·16平成26年(ネ)第10124号
제1심: 東京地判平成 26·10·30平成25年(ワ)第32665号

* 일본 특허법 제104조의 3 제1항: 특허권 도는 전용실시권 침해에 관계한 소송에서 당해 특허가 특허무효심판에 의해 또는 당해 특허권의 존속기간의 연장 등록이 연장등록무효심판에 의해 무효가 되어야 한다고 인정되는 경우에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다. ** 일본 특허법 제104조의 4 특허권 혹은 전용실시권의 침해 또는 제65조 제1항 혹은 제184조의 10 제1항에서 규정하는 보상금 지불 청구에 관계한 소송의 종국 판결이 확정된 후, 다음에서 열거하는 법정 또는 심결이 확정된 경우에는 당해 소송의 상대방이었던 자는 당해 종국 판결에 대한 재심의 소(당해 소송을 본안으로 하는 가압류 명령 사건의 채권자에 대한 손해배상청구를 목적으로 하는 소와 함께 당해 소송을 본안으로 하는 가처분 명령 사건의 채권자에 대한 손해배상 및 부당이득반환 청구를 목적으로 하는 소를 포함한다)에 있어서 당해 결정 또는 심결이 확정했음을 주장할 수 없다.

제1호 당해 특허를 취소하여야 한다는 취지의 결정 또는 무효로 하여야 한다는 취지의 심결
제2호 당해 특허권의 존속기간 연장등록을 무효로 하여야 한다는 취지의 심결
제3호 당해 특허의 원서에 첨부한 명세서, 특허청구 범위 또는 도면의 정정을 하여야 한다는 취지의 결정 또는 심결로서 정령에서 정한 것

이 사건은 특허권자인 X가 Y에 대하여 Y의 제품의 판매는 X의 특허권을 침해한다고 주장하고, 그 판매의 금지 및 손해배상 등을 구한 사안이다. X는 2013년 12월 시트 등을 재단하는 공구를 판매하는 Y에 대하여 그 판매의 금지를 구하는 소송을 제기하였다. Y는 이 사건 특허에는 특허법 제123조 제1항 제1호(보정 요건 위반) 또는 동항 제4호(서포트 요건 위반, 명확성 요건 위반)의 무효이유가 존재한다고 하여 무효의 항변을 주장하였으나 제1심*은 이를 배척하여 X의 청구를 일부 인용하였다. 이에 Y는 항소한 후 항소심에서 제1심과는 달리 새롭게 이 사건 특허는 특허법 제29조 제1항 제3호 또는 제2항에 위반하여 등록된 것이며(신규성 또는 진보성 결여), 이 사건 특허에는 동법 제123조 제1항 2호의 무효이유가 존재한다는 무효의 항변을 주장한 바, 항소심은 사건 특허는 동법 제29조 제1항 제3호에 위반하여 등록되었다고 인정하여 이 사건 무효의 항변을 인용하여 제1심 판결 중 Y의 패소부분을 취소하고, X의 청구를 모두 기각하였다.
이 사건 무효의 항변은 Y의 항소 이유서에서 주장하는 것이었는데 X는 항소심의 구두변론종결 시까지 이 사건 무효의 항변에 대하여 정정에 의한 무효의 항변에 관계한 무효이유가 해소되었음을 이유로 하는 재항변을 주장하지 않았다. 그 후 X는 항소심 판결에 대하여 상고 및 상고 수리이유를 신청하고 2016년 1월 6일 특허청구 범위의 감축을 목적으로 하여 이 사건 특허에 관계한 특허청구 범위의 정정에 대하여 정정심판을 청구한 바(정정 2016-390002호), 동년 10월 위의 정정을 하여야 한다는 취지의 심결(이하, 이 사건 정정심결)이 되어 정정이 확정되었다. 또한 Y는 제1심 계속 중에 이 사건 특허에 기해 이 사건 무효의 항변에 관계한 무효이유와는 별도의 무효이유(제1심에서 주장한 무효의 항변에 관계한 무효이유)가 존재하고 있음을 이유로 하는 특허무효심판을 청구하고 있으며, Y가 이 사건 무효의 항변을 주장한 시점에서는 동 심판에 관계한 무효 불성립심결에 대한 심결취소소송이 이미 진행 중으로, 그 후에도 평성28년 1월 6일까지 동심결이 확정되지 않았다. 그러므로 X는 이 사건 무효의 항변이 주장된 후, 원심구두변론 종결시점까지 이 사건 무효의 항변에 관계한 무효이유를 해소하기 위한 정정에 대한 정정심판청구 또는 특허무효심판에서 정정청구를 할 수 없었다(특허법 제126조 2항·제134조의 2 제1항). 상고심에서는 X가 정정 심결의 확정을 이유로 사실심의 판단을 다툴 수 있는지 여부가 문제되었다.

* 東京地判平成 26·10·30平成25年(ワ) 第32665号

1. 상고수리 신청이유

상고의 주된 논지는 정정을 해야 한다는 취지의 심결은 소급효를 가지는 바(특허법 제128조)*, 상고심 계속 중에 이 사건 정정 심결이 확정하여, 이 사건 특허에 관계한 특허청구 범위가 감축됨으로써 원 판결의 기초가 된 행정처분이 후의 행정처분에 의해 변경된 것으로 민사소송법 제338조 제1항 8호에서 규정하는 재심사유가 있다고 할 수 없으므로, 원판결에는 판결에 영향을 미치는 명백한 법령의 위반이 있다는 취지를 주장하였다.

2. 특허침해소송에 있어서 특허권자의 정정의 재항변 가능 시기

이 사건에서 일본 최고재판소는 특허침해소송에서의 무효의 항변에 대한 취지를 언급하면서 정정의 재항변에 대해서도 같은 취지의 설시를 하였다. 일본 최고재판소는 “특허침해소송에서 그 상대방은 무효의 항변을 주장할 수 있고, 이에 대하여 특허권자는 정정의 재항변을 주장할 수 있다. 일본 특허법 제104조의 3**제1항의 규정이 특허무효심판절차에 의해 당해 특허가 무효심결이 확정되지 않아도, 침해소송에서 무효의 항변을 주장할 수 있도록 규정하는 것은 특허권 침해에 관계한 분쟁을 가능한 한 특허권 침해소송의 절차 내에서 신속하게 해결하기 위하여 도입된 것이라고 해석된다. 그리고 동조 제2항의 규정은 무효의 항변에서 심리, 판단함으로서 소송지연이 생기는 것을 방지하기 위한 것이라고 해석된다”고 판시하면서 이러한 법리는 정정의 재항변에 대해서도 다르지 않다고 보아야 한다***고 설시하였다.
또한 일본 최고재판소는 “특허법 제104조의 4 규정이 특허권 침해소송의 종국 판결이 확정된 후에 동조 제3호 소정의 특허청구 범위의 정정을 하여야 한다는 취지의 심결 등이 확정된 경우에는 당해 소송의 당사자였던 자는 당해 종국 판결에 대한 재심의 소에서 정정심결 등이 확정되었음을 주장할 수 없다고 규정하고 있다. 이는 특허침해소송에서 무효의 항변에 대하여 정정의 재항변을 주장할 수 있다는 점을 전제로 특허권 침해에 관계한 분쟁의 일회적 해결을 도모한 것이라고 해석된다”고 하였다.
일본 최고재판소는 특허권 침해소송의 종국 판결의 확정 전이라도 특허권자가 사실심 구두변론종결 시까지 정정의 재항변을 주장하지 않았음에도, 그 후에 정정심결 등의 확정을 이유로 사실심 판단을 다투는 것을 허용하는 것은 종국판결에 대한 재심의 소에서 정정심결 등이 확정되었음을 주장하는 것을 인정하는 경우와 마찬가지로 사실심에서의 심리 및 판단을 모두 수정하는 것을 인정하는 것과 같다고 보았다.
즉 이 사건에서 일본 최고재판소는 특허권자가 구두변론 종결 시까지 정정의 재항변을 주장하지 않다가, 그 후에 정정심결의 확정을 이유로 사실심 판단을 다투는 것은 특단의 사정이 없는 한 특허권에 관계한 분쟁의 해결을 부당히 지연 시키는 것으로 일본 특허법 제104조의 3 및 제104조의 4의 각 규정에 취지에 허용되지 않는다고 본 것이다.
이 사건의 사실관계를 보면, 상고인은 원심 구두변론종결 시까지 원심에서 주장된 이 사건 무효의 항변에 대한 정정의 재항변을 주장하지 않았다. 그 이유는 상고인은 이 사건 무효의 항변에 관계하는 무효사유를 해소하기 위한 정정심판 청구 또는 정정청구를 하는 것이 법률상 불가능하였기 때문이다. 그러나 이는 원심에서 새롭게 주장된 이 사건 무효의 항변에 관계한 무효이유와는 별도의 무효이유에 관계하는 심결취소 소송이 계속 중이었으므로, 별건 심결이 확정되지 않았다는 사실은 이 사건과 관련이 없으며, 상고인이 원심에서 이 사건의 무효의 항변에 대한 정정의 재항변을 주장할 수 없는 사정이 있다고 볼 수 없으므로, 상고인이 정정의 재항변을 주장하지 않은 점에 어쩔 수 없는 특단의 사정이 있다고 할 수 없다.

* 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구 범위 또는 도면의 정정을 하여야 한다는 취지의 심결이 확정한 경우에는 그 정정 수에 명세서, 특허청구 범위 또는 도면에 의해 특허출원, 출원공개, 특허를 하여야 한다는 취지의 결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다. ** 일본 특허법 제104조의 3
① 특허권 또는 전용실시권 침해에 관계한 소송에서 당해 특허가 특허무효심판에 의해 또는 당해 특허권의 존속기간의 연장 등록이 연장등록무효심판에 의해 무효가 되어야 한다고 인정되는 경우에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다.
② 전항의 규정에 의한 공격 또는 방어 방법에 대해서는 이것이 심리를 부당하게 지연시키는 것을 목적으로 하여 제출된 것이라고 인정되는 경우에는 법원은 신청에 의해 또는 직권으로 각하결정을 할 수 있다. *** 最高裁平成18年(受)第1772号同20年4月24日第一小法廷判決・民集62巻5号1262頁 参照.