Case 1.
미국 연방대법원: 특허 제품의 판매 후 제한이 최초 판매원칙의 적용을 받는지 여부
Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 37S.Ct. 1523(2017)
이 사건에서 미국 연방대법원은 특허권자의 제품에 대한 판매 결정은 특허권에 판매 지역의 제한이 부과되어 있는 등의 어떠한 제한에도 불구하고 그 제품에 대한 모든 특허권이 소진한다고 판시하였다. 이는 특허 제품이 최초로 판매된 후에도 특허권자가 일정한 제한 하에 특허권을 보유하고 있다는 수십년간의 연방항소법원의 선례를 파기한 점에서 매우 의미있는 판결이라고 할 수 있다.
연방대법원은 계약법에 따라 사후 판매 제한이 여전히 집행될 수 있지만, 사후 판매 제한을 위반한 고객에 대하여 계약 위반을 주장하는 것은 특허권자에게 매력적인 옵션이 되지 않는다는 점도 확인하였다. 이에 대한 대안으로 특허 제품에 대하여 사후 판매제한을 한 특허권자는 최초 구매자에게 사후판매 제한을 위반하도록 요청한 Impression사와 같은 계약 관계의 의도성에 대하여 주장할 수도 있을 것이다. 또한 특허 제품에 대한 통제력을 유지하고자하는 특허권자는 판매의 대안으로서 라이선스를 검토할 수도 있다. 이 판결에도 불구하고, 라이선시에 대하여 특허제품을 사용하고 재판매할 권리에 관한 제한은 여전히 특허침해를 위한 소송의 방법이 될 수 있다.
이 사건을 계기로 미국 내에서 일부 특허권자는 글로벌 가격 정책에 대한 관행을 재구성할 필요도 있을 것이다. 이 판결은 처음에 국제적으로 저렴한 가격에 판매된 미국 내 특정 제품의 재판매를 억제 할 수 있는 특허 보유자의 능력을 제한한다. 다른 지역보다 높은 가격으로 미국 내에서 판매되는 특허 의약품의 생산자는 재판매자가 국제적으로 특허제품을 구입하여 미국에서 판매하는 경우를 대비할 필요도 있을 것이다.
이러한 점에서 특허 제품의 판매 후의 제한에 대한 최초판매의 원칙의 적용에 관한 이 판결은 우리나라에도 시사하는 바가 크다고 할 수 있다.
오하이오 남부지방법원 판결: Lexmark Int’l, Inc. v. Ink Techs. Printer Supplies, LLC, 9 F. Supp. 3d 830, 833-34 (S.D. Ohio 2014)
연방항소법원 전원합의체 판결: Lexmark Int’l, Inc. v. Impression Prods., Inc., 785 F.3d 565 (Fed. Cir. 2015).)
키워드: 램함법, 비방상표, 수정헌법, 위헌성, 미국상표심사기준(TMEP)
이 사건은 최초판매의 원칙(The 'first sale' doctrine)과 관계된 사안이다. 일명 '특허소진의 원칙'(the doctrine of patent exhaustion)이라고도 한다. 이 법리는 특허제품의 정당한 최초의 판매는 그 판매 후의 모든 특허권을 소멸시킨다는 원칙이다. 그래서 당해 특허품의 후속 판매에 대하여 특허권자가 침해를 주장할 수 없게 된다.
이 사건은 특허권자(Lexmark사)는 국내·외에 레이저 프린터 카트리지를 판매하였다. 대부분의 국내 판매의 경우 Lexmark사는 구매자가 카트리지를 재사용하거나 재판매하지 않겠다는 것에 동의하도록 하였다. 이러한 제한에도 불구하고, Impression사는 원래 미국과 해외에서 판매된 중고 Lexmark사의 카트리지를 구입한 후, 미국에서 자신의 고객에게 카트리지를 판매하였다. 이에 대하여 Lexmark사는 특허침해를 이유로 Impression사에 대하여 소송을 제기하였다. 그러나 Impression사는 Lexmark사가 카트리지의 최초 판매를 승인한 순간 Lexmark사의 특허권은 모두 소진하였다고 주장하였다.
이 사건의 제1심인 오하이오 남부지방법원은 Lexmark사가 미국 내에 판매한 카트리지에 대해서는 특허권이 소진되었으나, 국제적으로 판매한 카트리지에 대해서는 특허권이 소진되지 않았다고 판시하였다. 이에 Impression사는 연방항소법원에 항고하였다. 연방항소법원의 전원합의체 판결에서는 Lexmark사가 국제적으로 판매한 카트리지에는 최초판매의 원칙이 적용되지 않는다는 지방법원의 판단을 인용하였다. 그러나 연방항소법원은 오하이오 남부지방법원이 판시한 국제적으로 판매된 카트리지에 대하여 특허권이 소진한다는 판결을 철회하였다. 연방항소법원은 특허권자가 판매 후 사용제한이 적용되는 특허제품을 판매할 경우에도 여전히 특허권을 보유하고 있다고 판시하였다. 이에 Impression사는 연방대법원에 상고하였다.
연방대법원은 특허소진 원칙의 범위와 관련하여 ‘첫째, 특허권자가 특허제품을 미국 내에서 판매하고 있는지 그리고 특허권자가 계약에 있어 판매 후 제한을 한 경우 특허권이 소진하는지 여부, 둘째 당해 특허제품의 미국 외 지역에서의 판매가 특허권을 소진하는지 여부’를 쟁점으로 하여 판단하였다.
연방대법원은 특허권자가 특허 제품을 판매할 때 의도적으로 재판매 권리를 보류(withhold)/ 제한(restrict)할 수 있다고 한 연방항소법원의 판결을 만장일치로 거부하였다. 연방대법원은 특허권자에게 부여된 독점권이 특허 제품의 판매 시 완전히 소멸된다는 사실을 발견하기 위해 영국의 보통법과 160년간의 축적된 선례를 중심으로 판단하였다. 그 결과 Lexmark사는 최초 판매에 대한 계약적인 제한에도 불구하고, 이용자 등 하부 이용(downstream use)에대하여 Impression사에 특허침해소송을 제기할 수 없다고 판단하였다.
연방대법원은 특허 제품의 적법한 판매 후의 제한은 특허권자의 권리를 소진한다는 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617(2008) 사건의 취지를 그대로 계승하였다. Impression Products와 Quanta Computer 사건의 관점에서 연방대법원은 어떠한 상황 또는 제한된 제약에 관계없이 특허제품의 허가된 판매가 특허권자의 권리를 소진한다는 사실을 충분히 밝히고 있다. 또한 Impression Products 사건에서 연방대법원은 특허제품의 공인된 국제 판매가 특허 소진을 목적으로 하는 국내 판매와 다르게 처리되지 않는다는 점을 분명히 하였다. 그러므로 두 가지 유형의 판매 모두 당해 특허제품의 판매에 특허권자의 권리가 소진된다. 그 결과 Lexmark사는 자사의 카트리지에 대한 국제 판매는 미국에서 특허권이 소진되었다. 이러한 결론을 도출하기 위하여 연방대법원은 저작권이 있는 저작물을 국제적으로 적법하게 판매한 경우 저작권 소진이 적용된다고 판시한 Kirtsaeng v. John Wiley and Sons, Inc., 568 US 519 (2013) 사건에서 제시한 보통법 상의 원칙을 그 근거로 삼았다.
