이 사건은 미국 연방대법관의 의견이 5:4로 갈릴 만큼 중요한 사안이었다. 지금까지 당사자계 재심사(Inter Partes Review)의 일부 개시를 인정해 왔던 미국 특허상표청(USPTO)의 실무를 제정법(특허법) 문언의 취지에 따라 변경한 사례이다. 판결 이후 USPTO의 심판부로부터 ‘미국 발명법 상의 심판절차에 있어서 SAS 사건 연방대법원 판결의 영향에 관한 가이던스’가 공표되었다. USPTO 심판부는 앞으로 신청인이 신청한 모든 클레임에 대하여 개시여부를 결정하여야 하고, 일부 개시가 계속 중인 사건에서도 개시결정을 보충하는 명령을 내릴 것임을 명확히 하였다. 2018년 6월 5일에는 USPTO 심판부로부터 이 사건 판결에 대한 Q&A가 나오고 있으며, 당사자 재심사제도의 개시에 대한 37CFR §42.108이나 특허부여 후 재심사제도(Post-Grant Review, PGR)의 개시에 대한 37CFR§42.208 등의 개정 검토에 대한 논의 등도 제기되고 있는 상황이다.

향후 이 판결에 따라 어느 클레임의 재심사를 개시할 것인가와 그 이유에 대한 설명이 개시결정에 기재되지 않게 되어, 심판부의 생각 을 최종결정까지 알 수 없게 될 여지가 생긴다. 신청인에 있어서는 재심사가 개시되면 이의를 신청한 클레임 전부에 대하여 심판부의 판단을 받게 되었으나, 재심사가 개시되지 않았기 때문에 금반언이 미치지 않는다는 주장을 할 수 없게 되면, 어느 클레임에 대하여 이의를 신청할 것인가를 보다 신중하게 검토할 필요가 있게 된다. 특허권자에게 있어서는 신청인이 이의를 신청한 클레임 전부에 대하여 무효를 다투어야 하거나, 또는 침해소송이 정지될 가능성도 높다고 예상된다.

키워드: USPTO, Inter partes, 35 U. S. C. §311(a), Administrative Procedure Act
연방지방법원: SAS Institute, Inc. v. ComplementSoft, LLC, 825 F. 3d 1341 (2016)

SAS Institute사(이하, SAS사)는 ComplementSoft사의 소프트웨어 특허에 대하여 당사자계 재심사를 미국 특허상표청(이하, USPTO)에 신청하였다. SAS사는 다양한 이유를 들면서 ComplementSoft사의 소프트웨어 특허 16개 클레임 전부에 대하여 특허성이 없다고 주장하였다. USPTO는 SAS사가 신청한 모든 클레임에 대한 재심사를 개시하지 않고, 일부 클레임(클레임 1 및 3 내지 10)의 재심사만을 개시하고, 나머지 재심사는 거절하였다. USPTO 청장은 당해 특허의 모든 클레임에 대한 재심사가 있는 경우 USPTO 규칙에 따라 이의신청된 전부 혹은 일부 클레임과 개별 클레임에 대하여 주장된 특허성을 결여한 이유 중 전부 혹은 일부에 대하여 재심사를 진행하는 것을 인가할 수 있다(일부개시 권한)(37CFR §42.108(a)).

최종적으로 USPTO 심판부는 ComplementSoft사의 소프트웨어 특허 중 클레임 1, 3 및 5 내지 10은 특허성을 결여하고 있다고 인정하였으나, 클레임 4는 유지한다는 결정을 내렸다. 그러나 USPTO 심판부의 결정은 USPTO 청장이 재심사를 거절한 나머지 클레임에 대해서는 판단하지 않았다. 이에 SAS사는 미국 연방항소법원(이하, ‘CAFC’)에 항소하였다. CAFC는 SAS사 항소와 대법정에서의 재심리 신청을 배척하였으나, 뉴먼 판사는 반대의견을 제시하였다. 이에 SAS사는 다시 미국 연방대법원에 상고하였다.

미국 연방대법원은 제정법의 운용에 관한 문제를 다룬다. USPTO가 당사자계 재심사를 개시할 경우에 당해 사건의 모든 클레임을 해결하여야 하는지, 아니면 일부 클레임만을 심사해도 좋은지 문제가 된다. 연방대법원은 제정법이 해당 문제에 대한 명료한 답을 제시하고 있다고 보고, ‘USPTO는 신청인에 의해 이의신청이 인정된 모든 특허 클레임의 특허성에 대하여 최종 서면에 의한 결정을 내려야 한다(미국 특허법 제318조 (a))’고 판시하였다. 이 규정의 문맥을 살펴보면, 다른 규정들의 문맥과 마찬가지로, ‘모든’은 ‘각각’을 의미한다. 행정기관이 문제가 된 모든 클레임을 정리할 수는 없고, 전부에 대하여 결정하여야 한다. 318조(a)의 지시는 의무적 또는 포괄적이다. ‘하여야 한다’라는 말은 일반적으로 재량적이 아닌 의무를 부과한다. 또한 ‘모든’이라는 말은 필연적으로 ‘포괄적인 의미’를 갖는다. 이 사건에서와 같이 ‘긍정적 문맥인 단수 명사’로 사용되는 경우 ‘모든’이라는 말은 통상 ‘구별이나 제한 없이 특정한 집단 또는 부류의 구성원’을 가리키고, 이와 같이 ‘부류 또는 집단의 각 구성원’을 의미한다. 이러한 이유로 318조(a) 항이 USPTO 심판부의 최종 서면결정이 신청인에 의해 이의가 신청된 모든 특허 클레임의 특허성을 해결하여야 한다고 규정하는 경우 USPTO 심판부는 신청인의 이의를 받은 각 클레임에 대하여 판단할 의무가 있다는 것을 의미한다.

연방대법원은 SAS사가 ComplementSoft사 특허의 16개 클레임 모두에 이의를 신청하고 있으므로, USPTO 심판부는 최종 서면 결정으로 16개 클레임 모두에 대한 특허성에 대하여 판단하였어야 한다고 하였다. 이와 유사한 미국 민사소송규칙과 마찬가지로, 당사자계 재심사에서 신청인은 신청서의 주체이며, 결정권자가 판단하고 싶은 클레임만이 아니라, 신청인이 요구하는 모든 클레임에 대하여 판단할 권리를 가지는 것이 통상적이라고 보았다. 그리고 USPTO 청장이 주장하는 ‘일부 개시’ 권한은 미국 특허법 318조 법문에는 전혀 없고, 이에 관한 제정법의 어디에도 없다고 하였다. 그리고 제정법의 법문이나 문맥으로부터 도출할 수 있는 것은 청장의 견해와는 반대라는 점을 강하게 시사하고 있다고 보았다. 그리고 311조(a) 항은 당사자가 당사자계 재심사를 개시해 달다고 신청서를 제출함으로써 당사자계 재심사를 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 이 문언은 청장이 직권으로 절차를 개시하는 것을 인정하고 있지 않다고 하였다.

연방대법원은 미국 특허법 제 314조(b)에 대해서도 언급하고 있다. USPTO 청장이 ‘신청에 따라 당사자계 재심사를 개시할 것인지 여부를 결정하여야 한다’라는 규정에 대하여 연방대법원은 청장에게 당사자계 재심사를 개시할 것인지 여부에 대한 선택권만을 인정하였다. 이 문언은 재심사를 개시할 것인지에 대한 선택권을 의미하며, 의회가 명령한 것이라고 보았다. 이와 같이 판시하면서 미국 연방대법원은 당사자계 재심사에 있어서 신청인이 신청한 모든 클레임에 대하여 판단하여야 하고, 이는 최종 결정에 서면으로 하여야 한다고 하였다.

영업비밀의 요건으로서 독자적으로 개발한 소프트웨어이며, 또한 소프트웨어는 어떠한 목적으로 컴퓨터를 작동시킨다는 점에서 기술적인 가치가 있으므로, 비공지성과 유용성은 문제없이 충족된다고 할 수 있다. 영업 비밀성의 내용으로서 ‘당해 정보에 접근할 수 있는 자가 제한되어 있을 것(접근 제한의 존재)’과 ‘당해 정보에 접근한 자에게 당해 정보가 비밀인 것을 인정할 수 있도록 되어 있을 것(객관적 인식가능성의 존재)’ 두 가지라고 볼 수 있다. 이 사건에서 타인이 어느 컴퓨터에 있는 소프트웨어를 무단으로 사용한 경우 영업 비밀성은 저작권 양도 계약의 합의와 소스코드 공개에 대한 합의를 하지 않아, 결국 소프트웨어 위탁개발계약에 이르지 못한 점 등을 들어 비공지성을 인정하고 영업비밀 관리성을 인정한 점에서 기존의 요건을 완화하여 소프트웨어 개발자를 보호했다는 점에서 의미가 있는 판결이라고 할 수 있다.

키워드: 부정취득행위, 영업비밀성, 소프트웨어 위탁계약, 소스코드

이 사건은 ① X1 (X2의 대표이사)이 Y1 (Y2의 대표이사)에 대한 소비대차계약에 근거한 대금반환청구권으로 원금 합계 1,750만 엔 및 지연 배상금을 요구하고, ② X2 (C&F시스텍 주식회사)가 Y2(동풍정보기술연구소 주식회사)에 대한 소비대차 계약에 근거한 대금반환청구권으로 원금 840만 엔 및 지연 배상금 지불을 요구한 사안이다. 이에 대하여 Y2는 X2가 Y2의 영업비밀을 취득하여 사용하는 등 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제4호의 부정경쟁행위를 하였다고 주장하였고, 그 행위를 이유로 동법 제4조에 근거한 손해배상청구권을 자동채권으로 하고, 위의 ②의 채권을 수동채권으로 하여 상당액을 상계하려고 다투었다.

부정경쟁방지법 관련 부분의 사실관계는 이하와 같다. 미야기현은 2012년 8월 20일, B사를 대주, 미야기현을 차주로 하여 미야기현 경찰서에 설치할 ‘교통규제 정보관리 시스템 임대차 계약’을 체결하였다. B사는 미야기현 경찰서에 납품할 동 시스템 개발을 D사에게 하청시켰고, D사는 2012년 10월 경 X2에 대하여 동 시스템 개발을 재하청하는 방식으로, X2와의 사이에 동 시스템 개발을 위한 소프트웨어 개발 위탁계약을 체결하였다. X1은 2012년 8월 9일 동 시스템 개발을 X2가 하청하여 수주하는 것을 전제로 Y2에 대하여 소프트웨어 개발을 의뢰할 예정이라고 전달하고, Y2도 X2로부터 이 발주를 받을 것을 전제로 그 개발을 시작하고 있었다.

그러나 D사의 하청으로서 X2가 Y2와의 사이에 계약체결을 위한 교섭을 진행할 때, X2는 D사와의 계약에서 납품할 소프트웨어 소스코드의 개시를 포함하여 저작권 양도를 요구하고 있었으므로, Y2에게도 동일한 조건으로 하청을 하도록 요구하였다. 그러나 Y2는 그 조건을 인정하지 않고, 결국 동년 10월 19일 무렵 Y2는 X2로 부터 소프트웨어 개발을 수주하지 않는다는 결정을 내렸다. X2는 Y들에게 무단으로 입수한(소프트웨어 개발을 위하여 Y2에게 대여하고 있었던 X2의 컴퓨터에 남아 있던 것을 찾아냈다) Y작성 소프트웨어를 기초로, 이것을 D사와 공동으로 변경·수정하여 소프트웨어를 작성한 후, B사는 이를 2013년 1월 31일에 미야기현 경찰서에 납품하였다.

1. Y 작성 소프트웨어가 영업비밀에 해당하는지 여부
Y2는 2009년 4월 무렵부터 기본 시스템의 웹서비스화를 시작하여, 2010년 4월 무렵까지 상당한 비용을 들여 작업을 하고 있었다. 그리고 X2가 설립된 후인 2011년 9월경부터 다시 개발을 시작하여, X2로 부터 소프트웨어 개발 업무를 하청 받는 것을 거절한 2012년 10월 무렵까지 개발을 계속하고 있었다. Y2는 Y작성 소프트웨어를 네트워크에 대응하여 작성하고 있으며, X가 의뢰를 거절할 때 까지 Y작성 소프트웨어는 발주자의 사양에 맞추기 위한 수정작업을 하기 前단계에 있었다. X2는 2012년 10월 19일, Y2가 소프트웨어 개발에서 제외되었다는 것이 확정되었으나, D사에 대한 납품기간에 맞추기 위하여 동년 말에 소프트웨어 개발을 위하여 Y2에게 대여하고 있었던 X2의 컴퓨터에 남아 있던 Y작성 소프트웨어를 찾아내어, 동 소프트웨어를 사용하여 수정을 부가하여 개발을 시작하였다.

이러한 사실을 기초로 오사카 지방법원은 Y작성 소프트웨어가 영업비밀에 해당하는지 여부에 대하여 다음과 같이 판시하고 있다. X2는 Y2와의 사이에 소프트웨어 개발 업무 위탁계약이 체결에 이르지 않았던 것은 Y1이, X2에 대하여 Y2의 저작권 양도 및 이에 따르는 소스코드의 개시에 난색을 표하여 합의에 이르지 못했던 것이다. 소프트웨어 소스코드는 일반적으로 비공개하는 것이며, 위의 경위에 비추어 Y작성 소프트웨어 소스코드를 X들만이 아니라 제3자가 알 수 있는 수단이 없었다는 것이 명백하므로, Y작성 소프트웨어는 비공지이며 비밀로서 관리되고 있었다고 할 수 있다. X2는 Y작성 소프트웨어가 X2의 컴퓨터에 남아 있으며, 결과로서 X2의 컴퓨터에 개시되어 있었다는 취지의 주장을 하여 비밀관리성을 부정하고 있다. 그러나 X2의 컴퓨터에 Y작성 소프트웨어가 남아 있었던 것은 Y2의 어떠한 과실에 의한 것이라고 밖에 볼 수 없으므로, Y2가 적극적으로 개시하려고 한 것은 아닌 이상, 위와 같은 일회성의 일을 가지고 Y작성 소프트웨어의 비밀관리성에 영향을 미친다고 볼 수 없다고 판시하였다.

Y작성 소프트웨어는 네트워크에 대응하여 작성되고, 실제 발주자에게 맞게 수정되기 前단계에 있었으나, X2가 2013년 1월 31일에 D사에게 제3차 성과물로서 납품한 소프트웨어는 Y작성 소프트웨어를 일부 수정한 것에 지나지 않는 것이므로, Y작성 소프트웨어가 유용한 것이었다는 점이 명백하다고 판시하였다. Y작성 소프트웨어의 구체적인 문제점에 대해서는 명백하지 않고, 또한 납품 후의 오류는 Y작성 소프트웨어를 수정한 변경 납품 소프트웨어에 관한 것이므로, 이들의 지적이 바로 기초가 된 Y작성 소프트웨어의 문제라고 인정할 수 없고, 그것만으로 Y작성 소프트웨어의 유용성을 부정할 수 없다. 따라서 Y작성 소프트웨어는 영업비밀이라고 할 수 있다.

2. 영업비밀의 부정취득행위, 부정취득한 영업비밀의 사용행위의 유무 오사카 지방법원은 X2가 Y작성 소프트웨어를 사용한 행위가 부정취득행위에 해당되는지 여부에 대하여 다음과 같이 판시하고 있다. X2는 Y2에게 대여한 X2 컴퓨터에 있었던 Y작성 소프트웨어가 영업비밀에 해당하는 것은 상기 검토한 바와 같고, 그 소프트웨어 자체의 성질상 X2에 명확한 것이라고 할 수 있다. 그렇다면 X2와 Y2와의 사이에 업무위탁계약이 체결되지 않았던 이상, Y2로부터 승낙을 얻는 등의 사정도 없는 상황에서 X2의 컴퓨터에 있었던 Y1작성 소프트웨어를 X2가 무단으로 취득하여 사용할 권한도 없었다. 따라서 X2가 Y2에게 무단으로 영업비밀임을 용이하게 인식할 수 있는 Y작성 소프트웨어를 취득하여 사용한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제4호의 ‘부정한 수단으로 영업비밀을 취득한 행위’에 해당한다고 할 수 있다. 다만, X2는 Y1 작성 소프트웨어를 기초로 하여, X2가 D사에 납품한 소프트웨어를 작성하는 것은 인정하고 있으므로, 부정취득한 영업비밀을 사용한 것은 명백하다.