Case 1.
일본 최고재판소: 화학발명의 균등침해 판단
最高裁平成29年3月24日 平成28年(受)第1242号 特許権侵害行為差止請求事件 第二小法廷判決
특허청구범위는 출원서를 통해서 문언으로 확정할 수 있는 범위와 대상 제품의 제조시에 차이부분의 치환 등으로 용이하게 도달한 범위, 그리고 출원시에 차이부분의 치환 등에 대하여 용이하게 도달할 수 있는 범위를 포함한다. 여기서 본질적 부분과 차이부분이 무엇인가라는 점이 논의되고 있다. 이 사건에서 항소인은 “화학 분야의 발명은 특허 청구 범위가 객관적이고 명료한 표현으로 규정되어 있으며, 제3자에게는 그 범위 이외의 권리가 확장되는 것은 아니라는 믿음이 생기기 때문 당해 신뢰는 보호되어야한다 "고 주장하였으나, 법원은 이를 인정하지 않았다. 문언 상 또는 화학식상에서 포함하지 않는 것이 분명하지만, 이 사건은 의식적으로 제외한 것은 아니라고 판단하였다.
이 사건은 특허청구범위의 기술적 범위를 확정함에 있어 공지문헌에 대한 특허발명의 본질적 부분 파악이 중요해지고 있다는 점을 의미한다, 다시 말해 종래 기술에 대한 발명의 본질적 부분과 그렇지 않은 부분의 분리판단이 중요해지고, 출원시 기술상식이나, 치환 용이성을 파악하는 점도 중요해지고 있음을 시사한다고 할 수 있다.
원심: 知財高裁大合議 平成28年3月25日判決 平成27年(ネ)第10014号）
키워드: 균등론, 화학발명, 본질적 부분, 의식적 제외, 치환가능성
상고인 X가 각화증 치료제인 막사칼시톨(Maxacalcitol)의 원료 의약품을 수입·판매하고, 상고인 Y 등이 상기 원료 의약품을 함유하는 막사칼시톨 제제를 판매하고 있었다. 이에 특허권자인 A(피상고인)가 X 및 Y 등(이하, X 등)을 지방법원에 제소했다. X 등의 제조 방법이 특허청구 범위의 청구항 13에 관한 발명(이하, ‘이 사건 발명’이라 함)과 동등하다는 이유로 소를 제기하였다. 또한 A(피상고인)는 이 사건 소송 제기 후, 이 사건 특허에 대한 특허무효심판에서 2013년 9월 25일자 정정청구에 따라 특허청구범위의 청구항 13을 정정하였다. 지방법원은 균등이 성립하는 것을 이유로 전부 용인하였다. 이후 X 등은 지적재산고등법원에 항소하였고, 지적재산고등법원은 X 등의 소송을 기각하자 이에 불복하여 일본 최고재판소에 상고하였다.
가. 개관
이 사건 발명의 개략적으로 설명하면 다음과 같다.
A : A-1에 기재된 화합물의 제조 방법으로서,
B : B-1을 염기의 존재 하에서 B-2와 반응시켜 B-3 에폭 사이드를 제조하고,
C : B-3 에폭 사이드를 환원제로 처리하여 화합물을 제조하는 것
D : 화합물을 회수하는 것
E : 을 포함하는 방법.
이에 대하여, 항소인의 방법은 다음과 같다.
A : A-1에 기재된 화합물의 제조 방법으로서,
B : B-1'을 염기의 존재 하에서 B-2와 반응시켜 B-3 에폭 사이드 '(중간체)를 생산하는 것,
C : B-3 에폭시를 환원제로 처리하여 D물질을 제조하고 D물질을 시스체(シス体)로 전환하고, 보호기를 제외하여 화합물을 얻는 것
D : 화합물을 회수하는 것
E : 을 포함하는 방법.
지적재산고등법원에서는 다음과 같이 판시하였다.
(a) 공통점 : 항소인 방법은 정정 발명의 구성 요건 A, B-2, D 및 E를 충족한다. (b) 차이점 : b1: 출발 물질의 차이. Z의 비타민 D구조가 시스 체인지, 트랜스 체인지의 차이. 항소인 방법은 트랜스체이다. b2 : 중간체의 탄소 골격이 유사하게, 시스 체의 비타민 D구조가 아닌 트랜스 체의 비타민 D구조인 점에서 정정 발명의 구성 요건 B-3 및 C를 충족하지 않는다. 이와 같이 판시한 후에 지적재산고등법원은 균등의 5가지 요구사항을 충족하는 것으로 판단하였다. 이하에서는 제1요건과 제5요건의 판단부분만 기술한다.
나. 발명의 본질적 부분 인정
일본 지적재산고등법원은 “특허법이 보호하고자하는 발명의 실질적 가치는 기존 기술로는 달성 할 수 없었던 기술적 과제의 해결을 실현하기 위한 종래 기술에 볼 수 없는 특유의 기술적 사상에 따른 해결 수단을 구체적인 구성을 가지고 사회에 공개 한 점에 있다”는 점을 먼저 제시하였다. “특허 청구 범위에 기재된 각 구성 요건을 본질적 부분과 비본질적인 부분으로 나눈 다음, 본질적 부분에 해당 구성 요건에 대해서는 일절 균등을 인정하지 않는다고 해석하는 것이 아니라, 위와 같이 확정된 특허 발명의 본질적 부분을 대상 제품 등이 공통적으로 갖추고 있는지를 판단하고, 이를 갖추고 있다고 인정되는 경우에는 차이 부분은 본질적 부분이 아니라고 판단하여야하며 대상 제품 등에 종래 기술에 볼 수 없는 특유의 기술적 사상을 구성하는 특징적인 부분 이외의 상이한 부분이 있다 하더라도 그것은 제1 요건의 충족을 부정하는 이유는 안 된다“라고 언급하고 있다.
그리고 법원은 종래 기술과 이 발명을 상세하게 비교 한 후 “정정 명세서에는 정정 발명의 효과에 대해 특별히 언급되어 있지 않지만(특허법 36조 4항, 특허법 시행 규칙 24조의 2참조), 상기 한 바와 같이, 정정 발명의 과제는 종래 기술에 공개되지 않았다가 막사칼시톨의 측쇄를 갖는 비타민 D유도체 또는 스테로이드 유도체의 신규한 제조 방법을 제공하는 것 자체에 있기 때문에, 정정 발명의 효과는 종래 기술에 공개되지 않았던 새로운 방법으로 막사칼시톨의 측쇄를 갖는 막사칼시톨 등의 비타민 D유도체 또는 스테로이드 유도체를 제조하는 것으로 인정된다”고 판시하였다. 이와 함께 법원 이 발명에 대해 “정정 발명은 종래 기술에는 없는 새로운 제조 루트에 따라 그 대상으로 하는 목적 물질을 제조하는 것을 가능하게 하는 것이며, 종래 기술에 대한 공헌의 정도가 크다”고 높이 평가하고 있다.
발명의 본질적 부분에 대해 “정정 발명의 상기 과제와 해결 수단과 그 효과에 비추어 보면 정정 발명의 본질적 부분 (특허청구범위의 기재 중 종래 기술에 볼 수 없는 특유의 기술적 사상 구성 특징적인 부분)은 비타민 D 구조 또는 스테로이드 고리 구조의 20위 알코올 화합물을 말단에 탈離基을 갖는 구성 요건 B-2의 에폭시 탄화수소 화합물과 반응시켜 한 공정에서 에테르 결합하여 에폭시 갖는 측쇄를 도입 할 수 있다는 것을 발견하였다. 이와 같은 한 공정에서 에테르 결합하여 에폭시를 갖는 측쇄가 도입된 비타민 D 구조 또는 스테로이드 고리 구조라는 중간체를 통해 한 다음이 측쇄에 에폭시기를 개환하는 새로운 경로에 의해 비타민 D 구조 또는 스테로이드 고리 구조의 20위 알코올 화합물 막사칼시톨의 측쇄를 도입하는 것을 가능하게 한 점에 있다고 인정된다”고 인정하였다.
다. 의식적 제외에 대하여
항소인들은 “화학 분야의 발명은 특허청구 범위가 객관적이고 명료한 표현으로 규정되어 있으며, 제3자에게는 그 범위 이외의 권리가 확장되는 것은 아니라는 믿음이 생기기 때문에 당해 신뢰는 보호되어야한다”고 주장했지만, 법원은 이에 대해 이유가 없다고 결론지었다. 또한 피상고인(특허권자)은 이 사건 특허의 출원시에 이 사건 특허청구범위 및 명세서에서 목적 화합물을 제조하기 위한 출발 물질로 시스체의 비타민 D 구조의 것을 기재하고 있다. 하지만 그 기하 이성질체인 트랜스 체의 비타민 D 구조의 것을 기재하지 않았다. 이러한 상황에서 상고인은 “피상고인에 있어서 이 사건 특허의 출원시에 이 사건 특허청구범위에 기재된 구성 중 상고인들의 제조방법과 다른 위 부분에 대해 상고인들의 제조방법에 관한 구성을 쉽게 할 수 있었다”고 주장하고 이에 대해 의식적으로 제외에 해당한다고 주장하였다. 이 주장에 대해 지적재산고등법원은 다음과 같이 판시하였다. 출원인이 특허 출원시 특허청구의 범위 외의 다른 구성을 쉽게 할 수 있었음에도 불구하고, 이를 특허청구범위에 기재하지 않은 경우라도, 그것만으로는 특단의 사정이 존재하는 것은 아니다. 한편 출원인이 특허 출원시 특허청구의 범위 외의 다른 구성을 특허청구범위에 기재된 구성 중 다른 부분으로 대체 할 것으로 인식하고 있었던 것으로 객관적, 외형적으로 볼 때 인정되는 경우에는 특별한 사정이 존재할 때라고 판시하였다.
상고인은 특별한 사정에 대한 지적재산고등법원의 판시 내용에 불복하여 상고하였다. 이에 대해 최고재판소는 대체로 지적재산고등법원과 같은 내용을 판시하였다. 출원인이 특허출원시 특허청구범위에 기재된 구성 중 대상 제품 등과 다른 부분에 대해 대상 제품 등에 관한 구성을 쉽게 할 수 있음에도 불구하고, 이를 특허청구범위에 기재하지 않았다고 하는 것만으로는 특허 출원 된 명세서의 개시를 받을 제3자에게 어떠한 대상 제품 등이 특허청구범위에서 제외된 것에 대한 신뢰를 주는 것은 아니며, 출원인에 있어서 대상 제품 등이 특허 발명의 기술적 범위에 속하지 않는다는 사실을 인정했다고 해석하는 것과 같은 행동을 취한 것이라고 보기는 어렵다.
출원인이 특허 출원시 특허청구범위에 기재된 구성 중 대상 제품 등과 다른 부분에 대해 대상 제품 등에 관한 구성을 쉽게 할 수 있었음에도, 이를 특허청구의범위에 기재하지 않은 경우라도, 그것만으로는 대상 제품 등이 특허 발명의 특허 출원 절차에서 특허청구범위에서 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 존재한다고는 할 수 없다고 하였다. 출원인이 특허 출원시 특허 청구 범위에 기재된 구성 중 대상 제품 등과 다른 부분에 대해 대상 제품 등에 관한 구성을 쉽게 할 수 있었음에도 불구하고, 이를 특허청구의범위에 기재하지 않은 경우 객관적, 외형적으로 볼 때 대상 제품 등에 관한 구성이 특허청구범위에 기재된 구성을 대체한다고 인식하면서 굳이 특허청구범위에 기재가 없었던 취지를 표시하고 있었다고 할 경우에, 대상 제품 등이 특허 발명의 특허출원절차에서 특허청구범위에 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정의 존재를 인정할 수 있다고 하였다.
