Case 1.
미국 연방항소법원: 미국 특허법 제145조에 기한 심결불복소송에서 출원인은 특허청의 변호사 비용을 부담하지 않는다는 사례
NantKwest, Inc. v. Iancu, 7/27/2018 CAFC)(en banc)
미국에서는 특허출원인이 특허심판위원회(PTAB)에 의한 특허거절심결을 불복하기 위한 루트로서 CAFC에 직접 상소하는 루트(미국 특허법 제141조)와 특허부여를 요구하여 연방지방법원에 미국 특허청을 제소하는 루트가 있다. 여기서 연방지방법원에 제소하는 루트의 경우 출원인은 디스커버리를 요구하거나 새로운 증거를 제출하는 등 지방법원은 처음부터 새롭게 사실 발견을 하여야 하고, 각종 제기절차도 인정되어 전면적인 사실 심리절차를 전개하는 것도 가능하다. 그렇기 때문에 시간과 비용이 많이 소요된다. 이 사건은 미국 특허청이 연방지방법원에 제기한 출원인을 상대로 변호사 비용을 요구한 사안이다. 미국 연방항소법원의 전원합의체는 미국 특허법 제145조에 기한 비용부담은 의회의 권한이라고 하여 미국 특허청의 변호사 비용청구를 인정하지 않았다.
연방지방법원: NantKwest, Inc. v. Lee (Fed. Cir. 2017)
키워드: 변호사 비용, 아메리칸 룰, 디스커버리, 미국 특허법 제145조
2001년 Dr. Hans Klingemann는 내츄럴 킬러 세포를 이용한 암 치료법을 대상으로 하는 특허 출원을 하였다(그 후 Nant Kwest, Inc.에 양도). 2010년 Nant Kwest 출원은 자명성을 이유로 거절당하고, 2013년에는 미국 특허청 심판위원회(PTAB)도 거절을 지지하는 심결을 내렸다. 이 심결을 불복한 Nant Kwest는 특허법 제145조에 근거하여, 버지니아 동부연방지방 법원에 미국 특허청장을 피고로 하여 소를 제기하였다. 소송 절차 중, 미국 특허청은 NantKwest의 출원이 자명했다고 하는 약식 판결(summary judgement)을 요구하는 신청을 제출하였다. 지방법원은 이 제기를 인정하여 CAFC는 지방법원의 판단을 지지하였다(Nant Kwest, Inc. v. Lee (Fed. Cir. 2017). 이후, 미국 특허청은 제145조에 근거하여 ‘절차 비용’의 지불을 요구하는 신청을 제출하였다. 미국 특허청의 청구총액 111,696.39달러 가운데 78,592.50달러가 변호사 비용이었다(전문가 증인 비용 33,103.89달러).
2016년 동부 연방지방법원은 “아메리칸 룰(american rule)”을 인용하여 미국 특허청의 변호사 비용청구를 각하하였다. 아메리칸 룰이란 그 이름이 나타내는 대로 이 나라의 근본 원칙이다(Hardt v. Reliance Standard Life Ins. Co., 560 U.S. 242). 그 기원이 1700년대 말로 거슬러 올라가는 이 룰은 미국에서는 이기든 지든 소송 당사자 각각이 자신의 변호사 비용을 부담한다고 규정하고 있다. 아메리칸 룰이 적용되지 않는 것은 연방 의회가 명시적으로 인정했을 경우에 한한다. 즉 아메리칸 룰의 목적에 비추어, “연방의회만이" 제정하는 각종 법 중에서 변호사 비용의 전환(상대방 부담)을 허용하는 것(용서하지 않는 것)을 선택하여 결정할 권한을 가진다는 것이다. 법원명령(신청 각하)에 불복하는 특허청의 공소를 받은 CAFC 패널(3인 판사 합의체)은 다수결로 지방법원 명령을 파기하였다. 법원명령을 파기함에 있어서 다수 의견은 특허법 145조에 해당하는 램함법(연방상표법) 조항에 대해 해석한 제4항소법원의 판결에 의거하였다(Shammas v. Focarino(4th Cir. 2015)). 이후 CAFC는 자발적으로 이 사건 항소를 CAFC 전원합의체에서 심리하기로 하고, CAFC 패널 판결을 취소하였다.
특허청 심판부(PTAB)가 심사관의 거부사정을 지지한 경우 이를 불복하는 특허출원인은 PTAB 결정의 재검토를 요구하며 연방지방법원에 제소할 수 있다(특허법 145조). 제145조의 절차를 이용하는 출원인은 그 결과에 관계없이 PTAB 결정의 방어를 위해서 특허청이 부담한 모든 수속 비용(all the expenses of the proceedings)을 지불하는 것이 법의 규정에 의해 요구된다. 종래, 특허청이 이 규정에 근거해 요구하는 것은 여비, 인쇄비, 최근에는 전문가 증인의 비용이었다. 그러나 의회가 제145조(전신규정)를 정한 지 170년이 지났고 특허청은 자신의 변호사 비용 역시 제145조에서 말하는 절차 비용에 포함된다고 주장하고 있다. 연방항소법원은 이 주장을 받아들이지 않는다고 하였다. 아메리칸 룰에 의하면, 변호사 비용의 부담을 일방 당사자에서 다른 당사자로 전환하는 것은 의회에 의한 구체적이고 명확한 명령이 없는 한 인정할 수 없다고 보았다. 연방항소법원 전원합의체는 동부지방법원의 판결을 확인한다고 하였다(7대4 다수결).
