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Public Standards and Patent Damages

[Abstract]
어떠한 시장들은 존재하기 위해 입법이 요구되는 경우가 있으며, 그와 같은 시장에서 제공되는 상품이나 서비스는 하나 이상의 특허로 보호를 받을 수도 있다. 이 경우, 누구나 이용할 수 있는 시장임에도 불구하고, 타인의 시장 참여를 배제할 수 있는 권리가 개인에게 부여될 수도 있는데, 이를 “공정 표준(Public Standards)”이라고 한다. 공적 표준도 사적 영역의 경우와 마찬가지로 경쟁자들이 특허권자에게 지급해야 할 보상액을 결정하는데 있어 특별한 사항들을 고려해야한다. 이 보고서는 워싱턴주 서부 연방지방법원의 선례를 따라, 특허 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어 전통적인 조지아-퍼시픽(Georgia-Pacific) 판례가 정한 합당한 실시료(Reasonable Royalty) 계산 방식에 수정을 가할 것을 제안한다. 구체적으로 공적 표준 특허의 침해에 대한 손해배상액을 산정할 때, 특허 자체 및 관련 당사자들 간의 관계 뿐만 아니라 공공의 이익도 분명하고 철저하게 고려할 것을 권고한다. 공공의 이익은 그렇게 해야만 적절하게 보호되기 때문이다.

The John Marchall Review of Intellectual Property Law Vol.14, 2015

Informal Deference
: A Historical, Empirical, and Normative Analysis of Patent Claim Construction

[Abstract]
거의 모든 특허 소송에서 특허 청구항의 해석 문제가 가장 중요한 쟁점으로 다뤄질 만큼 특허의 범위는 특허제도의 운영에 있어 중심적인 역할을 하고 있다. 1980년대 특허배심재판의 부활로 1심 법원 판사와 배심원 가운데 어느 측에 특허 청구항 해석 의무를 부과할 것인가의 문제가 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 특허 청구항 해석의 문제가 사실상의 쟁점과 법률상의 문제가 “혼합된(Mongrel)” 성격을 갖고 있음에도 불구하고 미국 대법원이 마크맨(Markman) 사건을 통해 특허 청구항 해석의 문제를 배심원 심리에서 제외시킨 한편, 연방순회항소법원도 특허 청구항의 해석이 재심사(De Novo Appellate Review)의 대상이 되는 순수한 법률 문제라는 입장을 고수함으로써, 특허 청구항 해석 판결의 증거 기반이 왜곡되고 특허 사건의 해결이 지연됨과 동시에 소송 비용이 증가하고, 거의 모든 특허 사건의 항고 심사를 특허 청구항 기재 용어에 대한 재소송으로 바꾸어 놓음으로써 사건 파기율이 비정상적으로 높아지게 되었다.

연방순회항소법원은 2004년 Phillips 사건을 통해 이 제도를 재검토했으나, 전원합의체의 과반수가 그대로 계속하자는 의견을 냈다. 실제로 Phillips 판결 이후에 나온 실증연구들은 사건 파기율이 여전히 높으며, 연방순회항소법원의 분석적 틀도 크게 변화가 없는 등 달라진 것이 없다고 시사한 바 있다. 이 글은 2000년부터 2011년까지 연방순회항소법원의 특허 청구항 해석 판결에 대한 종합적인 실증 분석 결과를 제시하고 있다. 우리는 기존의 분석 결과와는 대조적으로 Phillips 판결 이후로 특허 청구항 해석 판결의 파기율이 각 청구항 용어를 기준으로 볼 때, 37.6%에서 23.8%로 크게 감소했다는 것을 확인했다. 연방순회항소법원의 모든 판사들의 파기율이 줄어들었으며, 비즈니스 모델을 제외한 모든 기술 분야에서의 파기율도 감소했다. 2011년 한 해 동안에는 평균 파기율이 17%까지 감소하기도 했다.

그러나 이것이 재심사의 문제가 적절하게 해결되었다는 것을 의미하는 것은 아니다. 연방항소순회법원이 특허 청구항 해석은 재심사의 대상이 되는 법률상의 문제라는 의견을 고수하는 한, 1심 법원들은 특허 청구항 해석 문제를 처리함에 있어 전문가 의견과 사실 관계 조사에의 의존 비중을 줄이게 될 것이다. 그렇게 되면 관련 증거를 이끌어내는데 실패하게 되고 불분명한 분석과 추론을 계속하게 됨으로써 판결 및 항고심사의 품질을 떨어뜨리게 될 것이다. 이에 우리는 숙련된 장인들이 특허 청구항 용어들을 어떻게 이해하고 있는가를 판단함에 있어 1심 법원 판사들이 갖고 있는 상대적인 강점들이 더욱 잘 반영될 수 있도록 특허 청구항 해석 판결과 관련해 “혼합된(Mongrel)” 항소심사기준을 채택할 것을 제안한다. 이렇게 (하급 법원의 판단을) 좀 더 존중하는 기준을 공식적으로 인정하게 되면 투명성도 개선되고 특허 분쟁의 조기 해결을 촉진하는 동시에 하급 법원에서의 특허 청구항 해석의 품질 개선도 기대할 수 있을 것이다.

Northwestern University Law Review Vol.108 No.1, 2014

Licensing Biotech Intellectual Property in University-Industry Partnerships

[Abstract]
적절한 협상 및 라이선싱 협약의 작성은 점점 더 일반화 되어가고 있는 포괄적이고 복잡한 산학협력 관계를 성공적으로 구축하고 관리하는데 있어 대단히 중요하다. 그러한 협상의 결과로 만들어지는 라이선싱 협약은 대게 상당히 장황하고 복잡하기 때문에 모든 세부 사항들 가운데 핵심 원칙들을 구별해내는 것이 어려워지고 있다. 이 요약문은 특히 생명공학 분야의 산학협력 합의에 적용되는 몇 가지 고려사항들을 염두에 두고, 학계 및 산업계의 관점에서 중요한 상업 및 법률 용어들에 대한 비라이선싱 전문가들의 이해를 도울 수 있도록 몇 가지 라이선스의 필수 요소들을 개별적으로 간결하게 소개한다.

Perspectives in Medicine Vol.5 Issue.10, 2015

미국 ‘특허강제실시’제도의 진화와 그 함의

[Abstract]
미국의 특허강제실시 제도는 역동적으로 진화하고 있다. 1790년 특허법 제정당시부터 지속적으로 보편적 강제실시 규정을 입법화 하려는 시도는 있어 왔으나, 현재까지 성공하지 못하고 있다. 이는 강제실시허여가 헌법의 배타적 권리를 부여한다는 조항과 배치되며, 미국특허시스템의 근본과 불일치한다는 이론에 상당 부분 영향을 받은 결과라고 보인다. 그러나 특정한 목적의 특허강제실시 조항은 다양한 법률에 들어가 있다. 예컨대, 미국정부가 특허를 침해하거나 침해할 권한을 부여한 경우 그 구제수단으로서 금지권이 아닌 손해배상청구권만이 인정되며, 이는 일종의 특허강제실시라고 볼 수 있다(28 U.S.C. §1498). 원자력에너지법과 대기청정법은 특허강제실시를 규정하고 있으며, 특허법은 미국 연방정부의 자금 지원에 의한 특허권의 경우, 연방기관에게 무상의 실시권을 주는 조항과 민간기관에게 실시권을 부여할 수 있는 조항을 가지고 있다. 또한 사법부는 독점금지법 위반에 대해 특허강제실시를 구제수단으로 사용하는 법리를 만들어서 활용하고 있다. 21세기 들어와서 특허괴물 등 비실시기관의 기술혁신 저해에 대해 연방대법원은 미국 특허법 제283조의 재해석을 통해 사실상의 강제실시를 허용하고 있다. 또한 바이오테러에 직면하여 개도국의 전략으로 알려진 전략, 즉 강제실시허여를 협상의 수단으로 사용하여 의약품의 가격을 낮추는데 성공하였다. 이 같이 미국은 “특허강제실시제도”를 교조적 원칙이 아닌 실용적 관점에서 접근하고 있으며, 환경의 변화에 대응하여 유연하게 진화시키고 있다. 특허강제실시의 도입여부는 선과 악이라는 도덕적 문제가 아니고, 한 국가의 기술혁신을 포함한 넓은 의미의 복리에 도움이 되는지 여부를 판단하는 정책의 문제일 뿐이다. 특정 시대, 특정 상황에서 특정 사회에 혜택이 극대화 할 수 있도록 강제실시를 운영하는 것이 타당하다.

지식재산연구 제10권 제1호, 2015.3

유전자특허의 재산권적 불안정성에 관한 소고
: 미국 연방대법원 유전자특허(BRCA 1, 2) 판결을 계기로

[Abstract]
현실에서 재산권은 법적, 경제적으로 불완전한 경우가 대부분이다. 그것은 사적 재산권이 명확하게 설정된 경우라도 권리실현이 불완전한 경우가 많이 때문이다. 소유, 사용, 수익, 처분에 대한 지배권이 완전한 경우는 현실에서는 매우 드물다. 특히 지식재산권의 경우 그 의미와 내용이 불분명한 경우가 많고 그 중 유전자 특허는 인체의 일부를 대상으로 한다는 점에서 모호성이 크고 보호범위가 명확하지 않다. 유전자특허는 재산권의 불완전성을 살펴보는데 있어 좋은 사례가 된다. 2013년 6월 13일 미국 연방대법원이 단순한 DNA 조각의 특허성을 부정한 것은 다음의 의미를 지닌다. 권리주체가 설정된 유전자특허라 하더라도 유전자 특허의 속성을 완벽히 정의하여 행사하는 것은 불가능하며 재화의 가치가 타인의 침해로부터 자유롭지 못한 일정한 한계를 가진다. 감독비용과 측정비용에도 불구하고 재산권의 실현이익이 커 재산권이 유의미해져도 정부 혹은 법원이 제도를 설계하고 집행하는데 있어 이러한 재산권을 재평가하여 일정한 한계를 부여할 수 있다. 정부 혹은 법원은 새롭게 형성되는 재산권의 내용 및 형성행위의 범위와 한계를 설정하여 전체 사회의 경제적 이익의 총량을 극대화하는 역할을 할 수 있다.

지식재산연구 제9권 제1호, 2014.3

인테리어 디자인의 트레이드 드레스 보호
: 미국 상표등록 사례를 중심으로

[Abstract]
디자인이 경쟁의 우위를 점하는 시대이다. 창작을 장려하고 모방과 침해에 관련한 권리보호의 중요성이 대도되고 있다. 그럼에도 인테리어 디자인은 권리보호의 측면에 있어서 타 디자인 분야에 비해 낮은 수준의 보호를 받아왔다. 미국은 ‘트레이드 드레스’라는 개념을 중심으로 인테리어 디자인 분야를 포함한 권리보호를 적극적으로 진행해 왔다. 우리나라의 경우도 트레이드 드레스를 명시적으로 보호하는 규정은 존재하지 않지만, 상표법, 부정경쟁방지법 및 디자인 보호법에 의해 보호가 가능해졌다. 그러나 여전히 보호양상은 부진하고 그 구체적 이유를 미국의 상표등록 사례를 통해 알아보고자 한다.
미국 인테리어 디자인 분야의 상표 등록 현황을 살펴보면 최근 급속한 증가추세를 보이고 있으며, 부등록부(suoolemental register)에 등록되는 경향을 보인다. 상표 유형으로는 서비스 마크(service mark)에 등록되고 있으며, 레스토랑/바/커피숍과 같은 상업공간의 등록이 우위를 점하고 있다. 출원을 위한 형식으로는 색상의 수를 지정하지 않고 있으며, 제출도면 및 사진의 형식도 제한하지 않고 있다. 가장 중요한 부분으로는 상세설명(description of mark) 항목으로 이 항목에 서술한 내용을 중심으로 출원한 디자인의 보호가 가능하며, 서술된 공간의 전체적인 사항을 하나의 출원 안에 보호할 수 있다는 점이 특징이다. 본 논문의 결과는 우리나라의 양상과 궁극적인 차이점을 비교할 수 있는 기초자료가 될 것이라 기대한다.

Journal of Korea Design Knowledge(디자인지식저널) Vol.29, 2014