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The Continuing Evolution of Patent Eligibility Under 35 U.S.C. § 101

미국연방대법원은 2010년부터 2014년 6월까지 미국특허법 제101조에 근거해 여러 가지 발명의 특허적격성을 제한한 4건의 판결을 내린 바 있다. 대법원은 지난 수십 년 간 상대적으로 많이 다루어지지 않았던 이러한 쟁점들을 다루면서 특허 자격과 관련된 다른 성문법적 요건들(신규성, 비자명성, 한정성)을 갖추었는지의 여부와 관계없이 비즈니스 모델과 소프트웨어부터 의료 진단 및 치료 방법, 제약 및 생명공학 발명에 이르는 다양한 기술 분야에서 여러 형태의 발명에 대한 특허적격의 범위를 크게 바꾸어 놓았다. 그 결과, 하급 법원 및 미국 특허상표청(USPTO)도 이러한 준거법상의 중대한 변화를 적용하는 문제와 관련해 대법원의 지침을 해석하기 위한 노력을 계속해 왔다.

이 글은 유전자의 경우 미국특허법 제101조의 특허적격성을 갖추지 못한다고 판단한 2013년 미국연방대법원의 Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. 판결이 나온 이후에 특허적격성과 관련된 법이 어떻게 발전해 왔는지에 대해 개관한다. 이를 위해 우선, 2012년 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. 사건의 대법원 판결 및 Myriad 판결이 나온 이후 미국 특허상표청이 발표한 지침의 내용을 분석하고, 이러한 지침에 대한 비판 및 이후에 나온 대법원 판결을 반영해 지속적으로 진행되고 있는 개정 내용을 다룬다. 더불어, Myriad 사건의 특허권자가 대법원이 Myriad 사건에서 다룬 특허와 관련은 있으나 별개인 특허를 집행하고자 시도하였던 하급 법원의 사건들도 검토한다. 끝으로, 가장 최근의 대법원 판결인 Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int’l 사건에서 다루어졌던 컴퓨터가 실행하는 "추상적인" 아이디어의 특허 부적격성 및 해당 판례와 Myriad 및 Mayo 판결과의 관계에 대해 논한다.

Bright Ideas, Vol.23 No.3, 2014

he Supreme Court Takes on the Patent Eligibility of Human Genes: AMP v. Myriad

미국연방대법원은 AMP v. Myriad 사건을 통해 인간 유전자가 특허로 보호될 수 있는가의 문제를 다룰게 될 것이다. 이 사건의 쟁점을 좀 더 구체적으로 말하자면, 분리된 DNA 분자가 인간의 발명의 산물이기 때문에 특허적격을 갖춘 대상으로 보아야 할 것인지, 아니면 자연의 산물이기 때문에 특허로 보호될 수 없는 것인지의 여부라고 볼 수 있다. 이에 대한 해답은 인간 DNA 특허 청구뿐만 아니라 식물 및 동물 DNA와 관련된 특허 청구에도 지대한 영향을 미치게 된다. 중요한 것은 이와 관련한 대법원의 판결이 DNA 분자와 관련해 이미 발행된 수 천 건의 특허를 무효화할 수 있으며, 특허제도가 정하고 있는 유전자 연구를 위한 인센티브와 제한간의 균형에도 영향을 미칠 가능성이 있다는 것이다. 비록 대법원이 이 문제에 관해 어떠한 결론을 내릴 지에 대해서는 아직 확신할 수 없지만, 구두 변론 과정에서 제기된 문제들을 통해 향후 어떠한 결론이 내려질 것인지를 예측해볼 수는 있다.

이 글은 우선 분리된 DNA 분자와 관련된 청구가 특허적격성을 갖는다는 미국연방순회항소법원의 의견(다수 의견)을 검토한다. 그 다음, 소송 당사자들의 주장 및 미국 정부가 대법원에 제출한 의견서에서 주장한 내용을 요약한 뒤, 최종 판결이 어떻게 나올 것인가에 관한 힌트를 얻기 위해 구두 변론의 과정에서 대법원 판사가 질의했던 내용들을 검토한다.

Biotechnology Law Report, No.4, 2013

Prometheus事件米国最高裁判決とその影響

2012년 3월 20일 미국연방대법원에서 내려진 Prometheus 사건 판결은 자연법칙을 구성요건으로 하는 진단방법발명에 대해 발명전체가 자연법칙을 뛰어넘지 못할 경우에는 미국특허법 제101조(자연법칙, 물리적 현상 및 추상적 아이디어는 특허받을 수 없도록 제한)에 의해 특허성이 없다고 새롭게 판단하고 있다. 본고에서는 미국연방대법원 판결과 함께 유전자 발명 및 줄기세포 발명에 대해 특허성이 쟁점이 된 미국․유럽의 판례를 살펴보고, 본 판결이 바이오 발명의 특허보호에 미치는 영향을 검토한다.

パテント, Vol.6 No.7, 2013

BM발명의 특허적격성 판단기준에 관한 고찰: In re Bilski 판결을 중심으로

2008년 CAFC의 In re Bilski 판결의 상고심에 대하여 2010년 연방대법원이 내린 Bilski 판결에 대하여 세계 특허업계는 BM발명의 특허적격성을 판단하는 기준에 큰 관심을 보이고 있다. BM발명에 관한 특허법상의 논의는 BM발명이 특허를 받을 수 있는지 여부와, BM발명이 특허를 받을 수 있다면, 판단기준이 무엇인지의 문제라 할 수 있다.

1998년 CAFC의 State Street Bank 사건의 판결에서 BM발명도 특허적격성이 있다는 판결을 내린 후 미국뿐만 아니라 유럽 및 일본에서 BM발명의 특허적격성 논의가 관심의 초점이 됨과 동시에 BM특허의 출원이 급증하였다. 영업방법의 경우 특허로 보호된 이래로 정보기술과 소프트웨어 기술도 함께 성장하는 계기를 마련하였고, 소프트웨어산업도 더불어 발전하였다. Bilski 판결에서 적용된 BM발명에 관한 특허법 제101조의 해석과 특허대상에 해당되는 여부를 판단하는 기준으로 제시된 것이 MoT 기준이다. 이 MoT 기준은 영업방법뿐만 아니라 정보기술 등의 모든 방법발명에 그대로 적용될 수 있는 기준이다.

최근 미국의 특허업계의 화두는 “Bilski” 와 “Quality”라고 한다. 즉, 대법원의 Bilski 판결은 특허청의 특허심사에 대한 품질(Quality)을 높여야 한다는 것을 암시하고 있음을 알 수 있다. 이러한 관점에서 볼 때, 대법원의 Bilski 판결에서 방법발명의 특허적격성의 기준으로 MoT테스트를 제시한 것은 1981년 Chakrabarty 판결에서 특허대상의 범위를 확대한 정책에 대하여 제동을 걸고, BM발명의 특허대상 인정범위를 축소함과 동시에 특허적격성에 대한 판단기준을 명확하게 정립하기 위한 것으로 해석할 수 있다.

미국 특허청은 Bilski 판결을 적용하여 BM발명에 관한 특허적격성 심사기준으로 MoT테스트를 시행하고 있다. 이러한 기준이 적용될 경우 BM발명이 특허로 보호받을 수 있기 위해서는 BM발명의 구성이 특정한 기계나 장치에 연결이 되어 있거나, 한 단계에서 다른 단계로 물리적 대상의 변환(transformation)이 있으면 가능하다. 따라서 우리 국민이나 기업이 미국에 BM발명을 특허출원할 경우 BM발명에 적용되는 MoT 기준을 고려하여 명세서를 작성하여야 한다. 특히, BM발명의 명세서 작성시 특허청구범위를 비롯한 발명의 상세한 설명에서 구성요소가 기계나 장치에 명확하게 연결이 되도록 노력하여야 한다.

법학논총(전남대학교) 제30집 제3호, 2010

특허보호대상을 건너뛴 특허요건: MySpace, Inc. v. GraphOn Corp. 사건판결을 중심으로

특허권침해소송에서 특허발명에 흠이 있어서 신규성 또는 비자명성 등(특허요건)을 충족하지 못하였다는 점에 따라 특허권 무효를 주장(통상 무효항변)하는 경우에, 특허심사의 경우와 마찬가지로, 당해 특허발명이 특허보호대상에 속하는지 여부를 먼저 검토하여야 하는지[antecedent question]를 판단하는 일은 간단하고 단순해 보인다. 하지만, 이러한 문제에 대하여 미국 연방 항소법원(CAFC)의 MySpace 사건판결에서 다수견해와 소수견해로 나누어져 그 견해 차이를 아주 분명하게 보여주었다. 두 견해 모두 같은 결론에 도달하였지만, 그 결과를 이끌어내는 과정에서 특허법 전반에 걸쳐 중요하게 다루어지는 사항에 차이를 드러내었다. 주된 논의대상은 특허보호대상과 특허요건의 관련성, 특허보호대상과 추상적 아이디어, 특허권침해 사안에서의 특허무효를 주장하는 항변 등이다.

특허보호대상 검토로 확대하지 않고(건너뛰어) 문제된 특허요건에 한하여 논의하려는 다수견해에 대립한 소수견해는 영업방법, 소프트웨어 및 생명공학 발명 등의 방법발명(process invention)의 특허권 허여와 관련한 문제점을 들추어내었다. 이 견해는 미국 특허법 실무에서 겪고 있는 특허위기(patent crisis) 또는 특허실패(patent failure)에 관한 논의와 닿아 있다. 이 글은 MySpace 사건판결에서 법리적 접근뿐만 아니라, 사법정책적 접근을 통하여 문제해결방안을 모색하였던 소수의견에 주목한다. 특히, 어떤 출원발명(또는 특허발명)을 보호할 것인지를 정하는 미국 특허법 제101조의 사법정책적 고려는 우리 특허법의 관련내용을 깊이 있게 고찰하는 데에 좋은 논의단서를 제공하고 있다.

법학논고(경북대학교) 제46집, 2014

유전자특허의 재산권적 불완전성에 관한 소고: 미국 연방대법원 유전자특허(BRCA1, 2) 판결을 계기로

현실에서 재산권은 법적, 경제적으로 불완전한 경우가 대부분이다. 그것은 사적재산권이 명확하게 설정된 경우라도 권리실현이 불완전한 경우가 많기 때문이다. 소유, 사용, 수익, 처분에 대한 지배권이 완전한 경우는 현실에서는 매우 드물다. 특히 지식재산권의 경우 그 의미와 내용이 불분명한 경우가 많고 그 중 유전자특허는 인체의 일부를 대상으로 한다는 점에서 모호성이 크고 보호범위가 명확하지 않다. 유전자특허는 재산권의 불완전성을 살펴보는데 있어 좋은 사례가 된다. 2013년 6월 13일 미국 연방대법원이 단순한 DNA 조각의 특허성을 부정한것은 다음의 의미를 지닌다. 권리주체가 설정된 유전자특허라 하더라도 유전자특허의 속성을 완벽히 정의하여 행사하는 것은 불가능하며 재화의 가치가 타인의 침해로부터 자유롭지 못한 일정한 한계를 가진다. 감독비용과 측정비용에도 불구하고 재산권의 실현이익이 커 재산권이 유의미해져도 정부 혹은 법원이 제도를 설계하고 집행하는데 있어 이러한 재산권을 재평가하여 일정한 한계를 부여할 수 있다. 정부 혹은 법원은 새롭게 형성되는 재산권의 내용 및 형성행위의 범위와 한계를 설정하여 전체 사회의 경제적 이익의 총량을 극대화하는 역할을 할 수 있다.

지식재산연구 제9권 제1호, 2014