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표준필수특허(Standard Essential Patent, SEP)의 범위가 확대되고 해당 산업/제품도 확산 일로에 있어, 표준필수특허(SEP)를 둘러싼 국제간 분쟁도 격화되고 있다. 표준필수특허(SEP)를 둘러싼 최근의 국내외 분쟁(분쟁 가능성 포함)사례를 살펴보자면, 중국의 화웨이가 일본의 통신관련 중소기업 30개를 상대로 자신의 통신 표준필수특허(SEP)사용에 대한 로얄티를 요구했으며(현재 협상 중), 56개사의 자동차용 통신 표준필수특허(SEP) 풀을 소유한 아반치는 국내 완성차업체의 커넥티드 카 및 자율 주행차의 필수인 4G 통신 표준필수특허(SEP)에 대하여 연 1,000~3,000억 원의 로얄티 계약을 체결한데 이어서 최근 5G 통신 표준필수특허(SEP)에 대한 계약체결을 압박하고 있으며, 또한 일본의 파나소닉 홀딩스(HD)는 중국 및 유럽에서 중국의 핸드폰업체인 샤오미 및 OPPO를 상대로 4G 통신 표준필수특허(SEP) 침해를 이유로 특허침해소송을 제기했다.

우리나라 중소기업들이 표준필수특허(SEP)를 획득하기는 쉽지 않으나, 타인(기관, 풀)의 표준필수특허(SEP)를 신제품 및 신규 서비스 개발에 사용할 필요성은 점점 커지고 있다. 표준필수특허(SEP)를 합법적으로 사용하지 않고서는 글로벌 진출이 불가능하다. 특히 표준필수특허(SEP)이 확대, 확산되고 있어서 이러한 표준필수특허(SEP)를 사용해야 할 경우가 많아진다. 문제는 중소기업들이 표준필수특허(SEP)의 적절한 사용에 대하여 잘 모른다는 것이다.

표준필수특허(SEP)를 둘러싼 분쟁에 대해서는 '홀드업(Hold up)'과 '홀드아웃(Hold out)'이라는 두 가지 문제를 우려하는 목소리가 있는데, 특허권자와 실시자는 각각의 입장에서 양자 중 어느 것이 더 심각한지를 둘러싸고 논쟁하고 있다. "홀드업"이란, 표준필수특허(SEP)를 사용하는 사업자가 다른 기술로의 환승이 곤란한 상황에서, 특허권 침해에 대한 금지의 위협에서부터(으로 인하여) 불리한 라이선스 조건이 강요된다는 문제이다. 각국의 재판례는, FRAND 선언된 표준필수특허(SEP)에 의한 금지청구권의 행사가 인정 되는 것은 한정(제한)된 경우라는 생각에 수렴되고 있지만, 협상 태도가 불성실한 경우 등에도 금지를 인정하는 판결이 계속 나오고 있기 때문에, 실시자 측에 있어서 "홀드업"은 여전히 문제라고 할 수 있다.

한편, 특허권자 측이 라이선스 협상을 신청했지만, 실시자 측은 표준필수특허(SEP)에 대해서는 금지가 인정되지 않을 것으로 예상하고 라이선스 협상을 거부하거나 지연하는 등 성실하게 대응 시도하지 않는 "홀드 아웃"문제도 또한 지적되고 있다.

'홀드 업'과 '홀드 아웃'을 둘러싸고, 이것이 현실에 존재하는 문제인지 아니면 단지 걱정에 불과한 것인가의 조차에 대하여도, 특허권자와 실시자의 의견에 여전히 격차가 있다. 이러한 가운데, 표준화 단체(Standard Setting Organization. 이하 「SSO」라고 함)는 분쟁을 방지하고 기술 표준을 구현(실시)하는 데 필요한 표준필수특허(SEP)의 광범위한 활용을 촉진하기 위해 표준필수특허(SEP)에 관한 방침(이하 "IPR 정책"이라고 함)을 책정하고, 표준필수특허(SEP)의 라이선스가 공평·합리적·비차별적(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory. 이하 「FRAND」라고 함)인 것이 되도록 방침의 정비에 노력하여 왔으나, FRAND 해석 및 적용은 여전히 어렵고 예측가능성이 힘들다.

표준필수특허(SEP)를 둘러싼 핵심 이슈는 크게 보면 두 가지이다.

첫째는, 표준필수 적합성 평가에 관한 문제인데, 특허권자는 자기 특허가 표준필수특허(SEP)이라고 주장하지만 실시자는 그것이 과연 표준필수 적합성에 맞는지를 평가하고 맞으면 로얄티를 지급하는 라이선스계약을 체결하고자 한다. 그러나 인재와 자금이 부족한 중소기업은 표준필수 적합성을 제대로 평가하기 어렵다.

둘째는, FRAND에 기반한 라이선스 협상인데, FRAND에 대한 해석과 적용은 국가별로 시기별로 법원별로 판사별로 각기 달리 판결한 경우가 적지 않다. FRAND에 관한 주요 쟁점으로는 다음의 4가지로 압축되는데, 그 실제적인 해석과 판단은 매우 어렵다.

• 성실한 협상 과정(어떤 것이 성실한 협상인가?)
  요구 정보의 범위와 응대(대답)기간 등에 대한 해석 차이

• 협상의 주체(누가 협상의 주체인가?)
  전체생산·조립업체냐 해당 표준필수특허(SEP)부품업체냐 해석 차이

• 합리적 로열티(기술료)(무엇이 합리적인 기술료인가?)
  EMV(Entire Market Value)냐 SSPPU(Smallest Sellable Patent Practicing Unit)냐 해석 차이

• 非차별적 기술료
  표준필수특허(SEP)이 서로 다른 제품에 사용될 때 기술료 크기 등이 동일해야 하나?

위 4가지에 대하여 표준필수특허(SEP) 특허권자와 표준필수특허(SEP)를 제품 등에 사용하려는 실시자의 해석은 첨예하게 대립된다. 합리적으로 협상하여 계약 체결에 이르지 못하고 분쟁에 갔을 때 각국의 법원이 내리는 판결은 나라마다 사안마다 시기마다 판사마다 상황마다 다르고, 예측이 곤란하다. 특히 표준필수특허(SEP)의 문제는 각국마다 다른 공정거래법(경쟁법)과도 상충적인 관계에 있어서 판단/예측이 매우 어렵다.

중소기업은 스스로 표준필수 적합성을 평가하고 FRAND 원칙에 따라 라이선스 협상을 하는 것은 거의 불가능하고, 정부의 지원이 필요하다. 이웃 일본은 표준필수 적합성평가를 특허청이 해주고 있으며, 표준필수특허(SEP) 라이선스 협상 가이드북을 제정하여 배포하고 있다. EU는 표준필수특허(SEP) 등록, 데이터베이스, 필수성 판단, 표준필수특허(SEP)의 누적 로열티에 대한 전문가 의견지원, 비용이 많이 드는 소송 대신에 조정에 의한 FRAND 결정, 중소기업 지원책, 유럽연합 지식재산청(EUIPO)에 "역량센터" 설치 등 측면(항목)에 관한 법(Regulation)을 제정 중에 있다. 우리나라도 과기부가 전자정보통신산업진흥회를 통하여 표준필수 적합성 평가와 FRAND기반 협상지원을 하고 있으나 혜택을 받을 수 있는 기업의 수는 아주 적어서 확대가 필요하다. 나아가 EU처럼 표준필수특허(SEP)등록·관리·활용·지원에 관한 통합법규를 제정할 필요가 있다. 통합법규에서 표준필수특허(SEP)를 둘러싼 핵심 이슈(표준필수 적합성 평가 및 FRAND원칙 라이선스 협상)도 상세히 규정 할 수 있을 것이다.