'인공지능의 도움으로 개발된 발명의 특허 적격성에 대한 심사'를
중심으로
이규호(중앙대학교 법학전문대학원 교수)
본문
1. 지침의 의의
2024년 2월 13일, 미국 연방특허상표청(USPTO)은 인공지능(AI)의 도움으로 개발된 발명의 특허적격성에 대한 심사 지침(이하 "지침")을 발표했다.1) 이 지침은 2023년 10월 30일자 바이든 대통령의 행정명령에 따라 발행된 것으로, 특허 심사관과 출원인에게 AI의 발명 및 사용에 관한 지침을 발표하도록 USPTO에 위임한 행정명령(이하 "행정명령")2)에 따라 발행되었으며, 판례법과 AI 자체를 발명자로 등재할 수 없다는 USPTO의 기존 정책을 따랐다. 이 지침은 AI 시스템이 발명 과정에서 역할을 하는 경우 USPTO가 발명자의 권리문제를 어떻게 분석할 것인지에 대한 시사점을 제공한다.
이 지침은 "자연인만이 발명가가 될 수 있으므로 AI는 발명가가 될 수 없다"는 연방순회구 항소법원의 탈러 대 비달 사건판결3)을 인용하면서 AI 보조 발명이 "절대적으로 특허를 받을 수 없는 것은 아니다"라고 설명한다. 이 지침에서는 AI 보조 발명에 대한 발명자 분석은 자연인이 청구된 발명에 상당한 기여를 했는지 여부에 따라 결정되며, AI 시스템의 사용이 그 자체로 자연인의 발명자 자격을 배제하는 것은 아니라고 설명한다.
인적 기여의 중요성을 결정할 때 USPTO는 판누 판결의 3가지 요소(전통적으로 공동발명자 판단 시 적용됨)를 고려한다.4) 따라서 발명자는 다음의 요소를 충족해야 한다.
(i) 발명의 착상 또는 실시에 중요한 방식으로 기여해야 한다.
(ii) 발명 전체의 차원과 비교하여 그 기여도를 측정할 때 질적 측면에서 중요한 기여를 해야 한다.
(iii) 실제 발명자에게 잘 알려진 개념 및/또는 현재의 기술 상태를 단순히 설명하는 것 이상을 수행하여야 한다.
아래에서는 이 지침에 미국 특허 실무에 어떠한 영향을 미칠 수 있는지 여부를 살펴본다.
2. 특허 실무에의 적용 여부
가. 이 지침이 디자인 및 식물에 관한 특허출원 및 특허등록에 적용되는지 여부
미국 연방법률 제35편 제171조에 따르면, "신규성이 있고, 창작성이 있으며 심미성을 가진 제품 디자인을 발명한 자"는 디자인특허를 취득할 수 있고 실용품 특허에 관한 규정이 달리 규정하지 아니하는 한5) 디자인 특허에도 적용된다고 규정하고 있다. 미국 연방순회구 항소법원은 발명자적격성 여부 판단과 관련하여 미국 연방법률 제35편 제171조가 실용품 특허와 디자인특허에 동일하게 적용된다고 판시한 바 있다.6) 미국 연방법률 제35편 제161조에 따르면, "구별성이 있고 신규성이 있는 식물 신품종은 발명 또는 발견하여 무성생식하는 자"는 식물 특허를 취득할 수 있다고 규정하고 있다. 미국 연방법률 제35편 제161조에 따르면, "식물 육종 또는 그 밖의 농업 및 원예상 노력의 결과로 발명자가 창작한" 식물에 한해 특허보호를 해준다.7) 이는 AI의 조력을 받아 발명된 신규성이 있고 구별성이 있는 식물품종에도 마찬가지다. 자연인이 AI 시스템을 이용하더라도 그 자연인이 중대하게 기여하여 해당 식물을 창작하였다면 발명자 또는 공동발명자로 될 수 있다.8) 따라서, 인공지능 보조 발명에 관한 이 지침은 실용품에 관한 특허 및 특허출원뿐만 아니라 디자인과 식물에 관한 특허 및 특허출원에도 적용된다.
나. 출원인 등의 의무
(1) 공개의무
"특허출원 및 특허출원의 경과에 관여하는 각 개인" 및 "재심사절차에서 특허권자에 관련된 각 개인"은 USPTO에 정직하고 성실하게 협력할 의무를 진다.9) 이러한 의무에는 특허적격성에 중요한 모든 공지된 정보를 공개할 의무를 포함한다.10) 이러한 의무는 특허심판원(PTAB) 및 특허청장을 상대로 한 절차와 관련된 당사자 및 개인에게도 적용된다.11)
해당 정보가 출원서에 기재되었거나 기재되는 정보와 중복되지 않은 경우로서 (1) 해당 정보 그 자체로 또는 다른 정보와 결합하여 청구항의 특허부적격성의 추정효를 가져오는 경우 또는 (2) 출원인이 (i) 특허청의 특허부적격성 주장에 이의를 제기하거나 (ii) 특허적격성의 주장을 제출함에 있어 취한 입장을 반박하거나 그러한 입장에 부합하지 않는 경우에 해당 정보는 특허적격성이 중요하다.12)
발명자적격의 흠은 미국 연방법률 제35편 제101조 및 제115조에 따른 이의사유에 해당하고, 미국 연방규칙 제37편 제1.56조(c), 제1.555조(a) 및 제42.11조(a)에 규정된 자들은 USPTO에 발명자적격의 흠 때문에 특허부적격사유를 추정하게 하는 정보 또는 발명자적격의 부정에 이의를 제기하거나 발명자적격성을 주장함에 있어 취한 출원인의 입장을 반박하거나 그러한 입장에 부합하지 않는 정보를 공개할 의무를 부담한다. 예컨대 AI 보조 발명의 출원시에 이러한 정보에는 출원서에 기재된 발명자의 기여분이 AI 시스템에 의한 것이어서 그 발명자가 발명에 중대하게 기여하지 못했다는 것을 증명하는 증거를 포함할 수 있다.
현재, 공개의무를 충족하기 위하여 출원인이 발명자적격성에 관한 정보를 제출할 필요가 있는 경우가 드물다. USPTO는 이 지침이 출원인의 공개의무 요건에 주된 영향을 미칠 것이라고 생각하지는 아니한다. 하지만, 잠재적인 부정적 결과를 회피하기 위하여 USPTO에 모든 중요한 정보가 제출된 것을 확인할 의무를 부담하는 개인들은 특별히 유의할 필요가 있다.13)
(2) 합리적 질문의무(duty of reasonable inquiry)
제출된 서류가 부적절한 목적을 위해 제출된 것이 아니라는 점, 법적 주장이 법적 근거가 있다는 점, 주장 또는 그 밖의 사실상 주장이 증거에 의해 입증된다는 점 및 사실상 주장의 부인이 증거에 의해 입증된다는 점을 확인하기 위하여 상황에 맞게 합리적인 질문을 하여야 한다.14) 이러한 의무는 미국 연방민사소송규칙 제11조(b)상 의무와 동일한 것이다. 따라서 USPTO에 서류를 제출하는 각 당사자는 실무가이든지 여부에 상관없이 그 상황에 맞게 합리적인 질문을 할 의무를 부담한다. 그러한 질문을 할 상황임에도 불구하고 질문하지 않는 경우, 출원 또는 문서의 유효성 또는 특허 또는 그로 인한 각종 인증서의 유효성 또는 실행가능성을 위험하게 할 수 있고, 제재를 받을 수 있다.15) AI의 유비쿼터스적인 성격을 감안할 때, 발명자적격성에 대한 질문은 발명과정에서 AI가 이용되었는지 여부 및 어떻게 이용되었는지 여부에 관한 질문을 포함할 수 있다. 발명자적격성 여부를 판단함에 있어 자연인의 기여분이 발명의 수준에 해당하는지 여부를 평가하는 것이 적절하다.16)
다. 발명자 기재
출원서에는 발명자 또는 각 공동발명자의 성명을 기재하여야 한다.17) 출원서에 발명자가 기재된 경우, 발명자의 변경은 37 CFR 1.48(a)에 따라 행하여져야 한다. 특허등록이 된 이후에는 발명자의 변경은 37 CFR 1.324 또는 재발급에 따라 행하여져야 한다.18)
라. 심사관 등의 정보제출요청
특허청의 심사관 또는 그 밖의 직원은 계속중인 출원 또는 포기된 출원, 등록된 특허 또는 재심사에 관한 절차에서 해당 사안을 적절히 심사하거나 처리하기 위해 합리적으로 필요할 수 있는 정보의 제출을 요구할 재량권을 가진다.19) 이는 AI 보조 발명의 특허출원 또는 특허의 맥락에도 적용된다. 예컨대 특허청 심사관은 발명자의 일부가 대상 발명에 중요하게 기여하지 않았다는 것을 뒷받침할 수 있는 합리적 근거와 관련된 정보의 제출을 요청할 수 있다.20)
- 1) Inventorship Guidance for AI-assisted Inventions, USPTO, Feb. 13, 2024, available at: https://www.uspto.gov/about-us/events/inventorship-guidance-ai-assisted-inventions-webinar(최종방문일: 2024.3.10.).
- 2) Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, The White House, Oct. 30, 2023, available at: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/(최종방문일: 2024.3.10.).
- 3) Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1213 (Fed. Cir. 2022), cert denied, 143 S. Ct. 1783(2023).
- 4) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344(Fed. Cir. 1998).
- 5) 예컨대, 35 U.S.C. ss. 172-173 and 171.
- 6) Hoop v. Hoop, 279 F.3d 1004, 1007 (Fed. Cir. 2002).
- 7) In re Beineke, 690 F.3d 1344, 1352 (Fed. Cir. 2012).
- 8) Federal Register, Vol. 89, No. 30, Tuesday, February 13, 2024 Notices, p. 10049.
- 9) See 37 CFR ss. 1.56, 1.555.
- 10) 37 CFR ss. 1.56(a) and 1.555(a).
- 11) See 37 CFR s. 42.11; see also Lectrosonics, Inc. v. Zaxcom, Inc., IPR2018–01129, 01130, Paper 15 at 9–10 (PTAB Feb. 25, 2019).
- 12) 37 CFR 1.56(b)
- 13) See MPEP § 2016.
- 14) 37 CFR s. 11.18(b)(2).
- 15) 37 CFR s. 11.18(c).
- 16) Federal Register, Vol. 89, No. 30, Tuesday, February 13, 2024 Notices, p. 10050.
- 17) 35 U.S.C. 115; 37 CFR ss. 1.41(b), 1.76 and 1.63.
- 18) See MPEP 1481.02 and 1402.
- 19) 37 CFR 1.105(a)(l).
- 20) MPEP 704.10.