한국지식재산연구원 웹진 2024년 2월호

2015년 6월 22일, 특허청(KIPO)은 기업에서 직무발명에 대한 보상을 활성화하고 현행 직무발명제도를 개선하기 위해 기업, 대학, 연구원 등의 전문가로 구성된 '직무발명제도 개선 전문가 포럼'을 발족함. 동 포럼의 운영기간은 2015년 6~11월(4개월간)로 총 4회에 걸쳐 회의를 진행함. 업계 대표로 녹십자, 도루코가 참여하며, 공공부문에서는 한국과학기술연구원, 한국지식재산연구원, 한국전자통신연구원, 한국발명진흥회가 참여하고, 이외 리&목 특허법인, 다래 법무법인, 한남대학교가 참여함. 발족식에 이어 열린 제1차 전문가 포럼에서는 '국내외 직무발명제도의 동향과 민간 및 공공분야에서의 직무발명 관련 문제점 및 개선방안'에 관하여 논의함. 제2차 포럼에서는 '기업의 직무발명제도 도입 현황 및 문제점, 정부의 대응방향' 등을 논의함. 제3차 포럼에서는 일반기업 등을 대상으로 1, 2차 포럼에서 도출된 개선안을 소개하고 이들로부터 의견을 수렴함. 제4차 포럼에서는 그간 포럼 운영의 성과를 정리하고, 직무발명제도 운영 우수기업에 대한 시상식을 진행함. KIPO는 동 전문가포럼을 통해 도출되고 수렴된 내용을 바탕으로, 발명진흥법 등 관계 법령의 개정을 검토하고 직무발명 보상제도의 확산을 위한 시책마련에 노력을 기울이겠다고 밝힘.

2015년 9월 14일, 일본 특허청(JPO)은 개정 특허법에 따라 직무발명에 관하여 특허를 받을 권리는 사용자가 원시적으로 취득한다는 직무발명 관련 가이드라인(안)을 제시하였다고 발표함. 직무발명에 관한 개정 특허법의 주요 골자는 ① 사용자 귀속제도 도입¹⁾, ② 상당한 이익청구권의 법정²⁾, ③ 가이드라인 책정³⁾임. JPO는 직무발명에 있어서 최대 현안인 '대가(=상당한 이익)' 결정의 예측가능성 강화를 위하여 가이드라인을 책정토록 규정함(개정 특허법 제35조 제6항). JPO는 심의회에 동 지침안을 제시한 후, 회의를 거쳐 내년 초에 정식으로 결정하여 고시할 예정임. 지침에서는 상당한 이익의 내용을 결정하기 위하여 ① 사용자 등과 종업원 등과 협의, ② 상당한 대가에 대하여 노사협의하여 책정된 당해 기준을 종업원에게 공개, ③ 상당한 이익의 내용 결정에 대한 종업원의 의견 청취의 3가지를 사용자 측에 사실상 의무화함. 또한, 종업원의 발명 특허에 대한 권리를 사용자가 귀속하고자 할 때에는 해당 기업은 먼저 직원의 대표인 조합 등과 협의 절차를 마련하여 보상 기준 방안을 협의하도록 요구하여야 함. 한편, 종업원이 보상 내용에 대하여 불만이 있는 경우, 이의제기를 할 수 있는 절차를 확보해야 함.

2016년 4월 22일, 일본 특허청(JPO)은 직무발명 관련 가이드라인인 「특허법 제35조 제6항 지침(特許法第35条第6項の指針)」을 발표함. 동 지침은 특허법 제35조 제6항에 근거한 직무발명을 장려하기 위한 상당한 금전 기타 경제상의 이익에 대하여 정하는 경우 고려할 사용자 등과 종업원 간의 협의 상황 등에 관한 것임. 동 지침에서는 '상당한 이익의 부여 절차'의 적정한 방법 등에 대하여 명시함. (1) 상당한 이익의 부여 절차 : 상당한 이익에 대한 기준안 책정에 있어서 i) 기준안의 협의를 통해 기준을 확정하고, ii) 기준을 개시하고, iii) 상당한 이익을 결정하여 의견 청취를 한 후 상당한 이익을 확정함. '협의'란, 기준 책정에 관하여, 기준의 적용대상이 된 직무발명을 하는 종업원 등 또는 그 대표자와 사용자 간의 대화(서면과 전자 메일 등에 의한 것도 포함) 전반을 의미함(지침 제2조 제1항 제3호, 제2조 제2항). '개시'란, 기준의 적용대상이 된 직무발명을 하는 종업원 등이 그 기준을 보고 생각할 수 있는 상태를 의미함(지침 제2조 제1항 제4호, 제2조 제3항). '의견 청취'란, 구체적으로 특정 직무발명에 관하여 상당한 이익의 내용을 결정하는 경우, 그 결정에 관하여 해당 직무발명을 한 종업원 등으로부터 의견(질문과 불복 사항 등을 포함)을 청취하는 것을 의미함(지침 제2조 제1항 제4호, 제2조 제4항). 그 밖에 퇴직자에 대한 절차와 관련하여, 퇴직자에게 상당한 이익을 퇴직 후에도 계속 주는 방법뿐만 아니라, 특허 등록 시와 퇴직 시에 일괄적으로 주는 방법도 가능함. 퇴직자에 대한 의견은 퇴직 후 뿐만 아니라 퇴직 시에도 청취하는 것이 가능함. 또한 종업원 수가 비교적 적은 중소기업 등에서는 사무 효율 및 비용 등의 관점에서 그 기업 규모에 따라 협의, 개시, 의견 청취 등의 절차를 실시할 수 있음. 중소기업 등에 있어서 기준의 공개에 대하여는 비용 등을 고려하여 인트라넷이 아닌 종업원 등이 보기 쉬운 장소에 서면으로 게시하는 방법도 생각할 수 있음. 마지막으로, 금전 이외의 상당한 이익에는 '금전 이외'의 경제상 이익도 포함되는데 금전 이외의 상당한 이익의 부여에는 사용자 부담에 의한 유학 기회의 부여, 금전적 처우 향상을 위한 승진 또는 승격, 해당 특허권에 대한 전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허락 등이 있음.

2016년 10월 28일, 일본 독립행정법인 공업소유권정보연수관(National Center for Industrial Property Information and Training, INPIT)은 직무발명 규정의 정비 지원을 발표함. 2015년 7월 일본 특허법 개정을 통해, 2016년 4월 1일부터 종업원의 직무상 발명에 대해 특허를 받을 권리를 사용자에게 양도하거나, 금전 이외의 보상제도 도입이 가능함. 기업의 사정에 따라 유연한 권리 처리 및 다양한 인센티브 설계를 가능하게 하기 위해 개정된 것으로, 실제로 도입하려면 직무발명에 관한 회사규정의 제정·개정이 필요함. 기업의 직무발명에 관한 사내 규정 등 정비의 촉진을 지원하기 위해 2016년 11월 1일 ~ 2017년 2월 28일(4개월간) 상담 지원 체제 강화 및 충실한 지원을 도모하는 '직무발명 규정의 정비 지원 강화 기간'을 설정하였고, 동 기간 동안 지원되는 주요내용은 다음과 같음. INPIT는 직무발명 규정 등의 정비를 포함한 지식재산에 관한 중소기업 등의 상담에 대한 각종 지원을 실시하기 위해 전국 47개 도도부현(都道府県)에 설치된 '지식재산 종합지원창구(知財総合支援窓口)'를 이용하여 지원을 강화할 예정임. 중소기업은 취업규칙에서 직무발명을 규정하는 경우가 많아, 중소기업의 상담에 변호사 등의 파견 지원을 더욱 강력하게 추진하는 등 적극적으로 대응할 예정임. JPO는 직무 발명 제도의 개요와 새로 도입된 규정·지침 등을 중심으로 직무발명규정 도입 시 장점과 규정 정비의 추진 방법에 대해서 순회 특허청(巡回特許庁)에서 진행되는 세미나와 '지식재산권 제도 설명회(실무자용)(知的財産権制度説明会(実務者向け))'에서 소개할 예정임.

2019년 10월 23일, 영국 대법원(UKSC)은 영국 지식재산청(UKIPO), 특허법원 및 항소법원에서 일관적으로 부정하였던 전직 종업원의 직무발명 보상금 청구권을 인정하는 판결을 선고함. 유니레버社(이하 "피고")는 섕크스 교수(이하 "원고")가 자사 재직 중 완성한 당뇨병 진단기술 발명(이하 "이 사건 발명")을 직접 사업화하는 대신 유니패스社에 이전함. 이 사건 발명 기술은 관련 업계에서 수백만 파운드의 가치가 있다고 평가되었으나, 피고의 전체 수익과 비교할 때에 비교적 작은 금액이었음. 한편 영국 특허법은 종업원이 재직 중 완성한 발명 또는 특허로부터 사용자가 "중대한 이익"을 얻은 때에 그 종업원은 사용자로부터 특허 발명에 대한 보상을 받을 수 있다고 규정하고 있음. 소규모 스타트업에게는 중대한 이익이 글로벌 다국적기업에게는 지극히 평범한 이익이 될 수도 있는 바, 이 사건에서는 영국 특허법 상 직무발명 보상금 청구권의 인정 요건인 사용자의 "중대한 이익"이란 과연 무엇인지가 이 사건의 주된 쟁점이었음. UKSC는 아래와 같은 이유를 들어 원심판결을 파기하고 피고가 원고에게 2백만 파운드의 직무발명 보상금을 지급하도록 하는 판결을 선고함. 발명이 사용자에게 "중대한 이익"을 주었는지 여부를 판단할 때에 법원은 "사용자의 사업 규모 및 성격"을 반드시 고려하여야 함. 그러므로 "중대한 이익"이 있다고 하기 위해서는 그 이익이 사용자의 통상적 사업 활동과 관련하여 중대한 것이어야 하며, 사용자가 얻은 이익과 종업원이 받는 보수 사이의 격차가 극심하여야 함. 종업원 보상의 중요한 원칙은 사용자가 이를 지급하기에 "지나치게 크다"고 평가되어서는 아니 되며, 특허로부터의 수익과 사용자의 전체 이익을 단순 비교하여서는 아니 됨. 매출이나 수익성 등과 같은 다른 요소들이 평가에 활용될 수 있음. 피고는 유지(油脂) 제품을 주로 생산하는 생활용품 기업이므로 이 사건 특허로부터 얻는 라이선스 수익은 피고의 일반적 사업 영역 외에서 발생하는 이례적인 수익임. 원고는 피고에게 직접 고용된 것이 아니라 피고의 자회사인 센트럴 리소스社(CRL)를 통하여 피고를 위한 연구 활동을 수행하였음. 그렇다면 "중대한 이익" 테스트의 기초는 피고의 전체 매출이나 이익이 아니라 CRL社의 사업범위에서 발생하는 매출이나 이익이어야만 함. 이 사건의 특허가 피고에게 가져다 준 이익을 CRL社의 사업범위와 관련하여 평가하여 볼 때에 사용자는 보상금을 지급하기에 "지나치게 크다"고 평가되지 아니함.

2020년 5월 9일, 중국 과학기술부(MOST)와 교육부, 국가지식산권국(CNIPA) 등 9개 정부 부처는 '과학연구자의 직무 과학기술 성과에 소유권 또는 장기적 사용권을 부여하는 시범실시 방안(赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案)'을 발표함. 대학 및 공공 연구소의 직무발명성과에 대한 소유권 및 장기적 사용권 부여 시스템 구축을 통해 기술 이전을 촉진하는 것을 목적으로, 향후 3년간 시범사업을 전개할 40개 기관을 선정할 예정임. 연구자에게 직무발명성과의 소유권을 부여함으로써 보상을 강화하고, 혁신을 장려함. 대학 및 공공연구기관의 과학기술 연구성과는 해당 기관에 귀속되는 것이 원칙이지만, 직무 발명자가 기업 등의 재정적 지원을 받아 생성된 연구팀인 경우에는 연구팀과 그 소속기관의 공동 소유로 함. 단, 국가이익이나 공공안보 등 국가 안위에 관련된 성과는 권리귀속의 범위에 포함하지 않음. 직무발명성과에 대한 보상은 현금 및 스톡옵션의 형식으로 제공되며, 연구팀 내부의 소득 분배 비율, 지식재산권 유지 비용 등은 서면으로 명시하여 계약해야 함. 연구팀은 연구자 개인에게 해당 권리를 10년 이상 사용할 수 있는 권리를 부여할 수 있음. 직무발명성과를 국유자산으로 전환하는 경우에는 권리자가 해당 기술의 가격을 결정할 수 있고, 주무부처 등 관리기관에 신고가 불필요함. 직무발명 권리자는 연구성과의 이전 및 라이선스 체결, 투자 등을 결정하여 사업화를 촉진해야 하며, 해외 진출 시에는 법률을 준수하여 영업비밀 유출을 방지해야 함.

2020년 6월 30일, 터키 특허상표청(TPTO)은 '직무발명 지침(The Guideline on Employee Inven tions)' 및 '고등교육기관 발명에 관한 실행지침(The Implementation Guideline on Inventions Made in Higher Education Institutions)'을 발표함. TPTO는 터키의 혁신을 촉진하고 창작 생태계를 육성하기 위해 관련 규정에 따라 동 지침을 제정함. 직무발명 지침은 '산업재산권법 제5장(Section 5 of the Industrial Property Law No. 6769)'에 따라, 고등교육기관 발명 실행지침은 '직무발명, 고등교육기관 발명, 프로젝트 발명에 관한 규정(Regulation on Employee Inventions, Inventions Made in Higher Education Institutions and Inventions Generated in Projects Supported by the State No. 30195)'에 근거해 제정됨. TPTO는 동 지침들을 통해 발명과 관련된 터키 국내 법률 및 규정의 집행에 대한 정보와 가이드라인을 제공하는 것을 목적으로 함. 지침들은 근로자의 통보의무에 관한 "즉시(without delay) 사용자에게 발명을 보고"의 문구를 구체적으로 검토하고 이와 관련해 발생할 수 있는 모든 분쟁에 대한 해석을 제공함. 또한 지불 이행에 대한 모든 혼동상황을 명확히 제시함. 지침들은 복수의 기관이 참여하는 발명에 있어 기관 사이에서의 권리(entitlement)에 대한 불확실성을 제거하고자 함. TPTO는 동 지침을 통해 터키의 과학자, 과학연구기관의 혁신을 촉진하고 국가 차원에서 발명의 상업화를 위한 노력이 심화될 것으로 기대함.